Anularea unui desen sau model comunitar intrucat acesta utilizeaza un semn similar cu o marca nationala anterioara
23 august 2012 | Răzvan DINCĂ, Răzvan DINCĂ, Vladimir DIACONIȚĂ
Relativ recent, în cauza T-148/08 (Beifa Group Co. Ltd v. OHIM), Tribunalul (fostul Tribunal de Primă Instanță) a fost confruntat cu problema anulării unui desen sau model comunitar pentru motivul că acesta utilizează, în sensul art. 25 (1) lit. e) din Regulamentul Nr. 6/2002, un semn distinctiv anterior – i.e. o marcă înregistrată în Germania. Potrivit textului citat, „[u]n desen sau un model comunitar poate fi declarat nul numai dacă:[…] se utilizează un semn distinctiv într-un desen sau model ulterior şi legislaţia comunitară sau legislaţia statului membru în cauză care reglementează respectivul semn îi conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea în cauză.”(s.a. V.D.).
Punctul focal în speța analizată constă în stabilirea conținutului noțiunii de „utilizare” a semnului distinctiv anterior, utilizare ce conduce la anularea desenului sau modelului comunitar respectiv. Sub acest aspect, instanța europeană a reținut că un desen sau model comunitar se impune a fi anulat nu numai când cuprinde un semn identic cu (reproduce pur și simplu) un semn distinctiv care a dobândit, anterior, protecție, dar și atunci când desenul include un semn similar, desigur, sub rezerva identității ori a similarității produselor desemnate de cele două semne precum și a existenței riscului de confuzie, inclusiv de asociere în rândurile consumatorilor.
Raționamentul care a condus la soluția de mai sus este fundat pe interpretarea sistematică a dispozițiilor relevante din dreptul desenelor și modelelor și a celor din dreptul mărcilor. S-a arătat că această soluție (i.e. anularea permisă atât în caz de identitate cât și de simplă similaritate) este singura care permite deplina eficiență a dreptului conferit de marcă: titularul unei mărci se poate opune nu numai la folosirea (ori la înregistrarea) unui semn identic cu cel în care constă marca, ci și la a unui semn similar numai, dacă produsele sunt identice ori similare și dacă există risc de confuzie, inclusiv de asociere. Este firesc ca titularul mărcii să poată cere, de asemenea, și anularea înregistrării unui desen ori model ce include astfel de semne. În alte cuvinte, (rezultă, de altfel, și din ultima teză a art. 25 menționat mai sus), posibilitatea anulării unui desen sau model comunitar se află într-un strict raport de dependență cu limitele protecției conferite mărcii anterioare opuse.
A admite soluția contrară (i.e. anularea desenului sau modelului doar pentru identitate cu o marcă anterioară) ar face ca dreptul desenelor și modelelor să constituie o limită (nejustificată) a drepturilor conferite de mărci (recte, titularul unei mărci poate, în condițiile știute, să se opună utilizării unui semn similar cu marca sa, mai puțin când utilizarea aceasta constă în înregistrarea unui desen sau model comunitar). Mai mult, în aceeași linie de raționament ad absurdum, contrariul ar conduce la consecințe vădit inechitabile în ipotezele în care titularul unui desen sau model subsecvent, în temeiul art. 10 (1) și 19 (1) din Regulamentul 6/2002, ar porni o acțiune în contrafacere împotriva titularului unei mărcii anterioare cuprinzând un semn similar cu modelul sau desenul respectiv. Dacă s-ar interpreta că art. 25 (1) lit. e) din Regulamentul amintit ar avea în vedere numai identitatea nu și similaritatea între semne, s-ar ajunge la concluzia absurdă că titularul mărcii anterioare nu are niciun instrument de apărare împotriva pretențiilor profund injuste ale titularului desenului sau modelului subsecvent.
Astfel, revenind la soluția pronunțată în speță, Tribunalul a subliniat, mai întâi, că, de vreme ce marca națională a fost înregistrată anterior și nu a fost anulată în țara de origine, un anume grad de distinctivitate trebuie să îi fie, automat, recunoscut. Altfel, după cum rezultă dintr-o altă recentă hotărâre comentată pe această pagină[1] și pronunțată de CJCE în Cauza C-196/11 (Formula One Licensing BV v. OHIM), nerecunoașterea minimului grad de distinctivitate ar echivala, funcțional, cu anularea mărci naționale avute în discuție, lucru inadmisibil în cadrul unor proceduri desfășurate la nivel european. Aceasta ține de partajarea competențelor între instituțiile europene și cele naționale, partajare la rândul său necesară pentru a permite coexistența sitemului de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel european cu cel de nivel național. Ca atare, marca națională anterioară se bucură de protecție.
Protecția conferită de marca Germană implică, între altele, posibilitatea titularului de a se opune la folosirea de către terți a unui semn pentru care, din pricina faptului că este identic sau asemănător cu marca respectivă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.
În fine, cum aspectul descris mai sus activează dispozițiile art. 25 (1) lit. e), desenul sau modelul comunitar care include un semn similar cu o marcă anterioară trebuie anulat pentru că folosirea unui semn similar este o formă de utilizare a semnelor distinctive protejate de dreptul național, în sensul textului în cauză.
În concluzie, un desen sau model comunitar se impune a fi anulat atât în caz de identitate, cât și de similaritate cu o marcă națională anterioară, cu condiția identității ori similarității între produse și cu verificarea, în ipoteza similarității între semne ori între produse, a riscului de confuzie, inclusiv de asociere, între semnul cuprins în desen sau model și marcă.
[1] V. Diaconiță, Inadmisibilitatea anulării unei mărci în cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci comunitare, publicat pe www.juridice.ro, la data de 13 iunie 2012.
Răzvan DINCĂ
Vladimir DIACONIȚĂ
avocati, RĂZVAN DINCĂ & ASOCIAȚII
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
