Cauza C-398/08 P. Caracterul distinctiv al marcilor constituite din sloganuri publicitare

Un semn verbal format dintr-un slogan publicitar va fi considerat ca fiind lipsit de caracter distinctiv dacă nu poate fi perceput de publicul relevant decât prin prisma utilizării sale laudative sau publicitare la adresa produselor sau serviciilor asupra cărora se aplică. Dimpotrivă, o astfel de marcă va îndeplini cerința distinctivității dacă, dincolo de funcția sa promoțională, poate fi recunoscută de către publicul relevant drept o indicație comercială a produselor și a serviciilor în cauză.

La data de 12 septembrie 2008, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (numită în cele ce urmează și ”Curtea”) a fost învestită cu soluționarea recursului formulat de producătorul german de automobile Audi AG, în contradictoriu cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), împotriva hotărârii din 9 iulie 2008 a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene (după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ”Tribunalul”).

Prin hotărârea atacată, Tribunalul respinsese acțiunea în anulare introdusă de Audi AG cu privire la decizia camerei a doua de recurs a OAPI de neînregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal ”VORSPRUNG DURCH TECHNIK” pentru o parte din produsele și serviciile desemnate de fabricant.

Astfel, la data de 30 ianuarie 2003, Audi solicitase înregistrarea ca marcă comunitară a semnului VORSPRUNG DURCH TECHNIK – ”avans prin tehnică”, pentru produsele și serviciile aparținând claselor 9 (aparate și instrumente de uz științific), 12 (vehicule), 14 (metale prețioase; ceasuri), 16 (hârtie, carton și produse din acestea; articole de birou), 18 (produse din piele), 25 (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte), 28 (jocuri), 35-43 și 45 (servicii personale și sociale oferite de terți pentru satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de securitate pentru protecția bunurilor și persoanelor) din Aranjamentul de la Nisa.

Întrucât cu referire la produsele din clasa 12, mai precis pentru automobile și pentru componentele acestora, s-a ridicat problema unei distinctivități dobândite, față de marca comunitară nr. 621086, înregistrată deja de fabricantul german la 27 aprilie 2001 și deoarece acest aspect a fost tratat într-un mod unitar atât de către examinatorul și Camera de recurs din cadrul OAPI, cât și de către Tribunal și Curtea de Justiție, analiza se va concentra pe celelalte clase de produse și servicii menționate în paragraful precedent și deci pe problematica distinctivității inerente a semnului verbal ”VORSPRUNG DURCH TECHNIK”.

Actul normativ cu incidență în materie este constituit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, mai precis de dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) ale acestui text, potrivit cu care ”se respinge înregistrarea următoarelor: (…) b) mărci care sunt lipsite de caracter distinctiv”.

În ceea ce privește noțiunea de distinctivitate, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a definit acest concept ca fiind acea caracteristică a mărcii ce permite asocierea produsului sau a serviciului căruia îi este aplicată marca respectivă cu un anumit comerciant și deci diferențierea față de produsele sau serviciile aparținând altor comercianți (a se vedea spre exemplu cauza C-468/01 P Procter & Gamble/OAPI, cauza C-304/06 P Eurohypo/OAPI sau cauza C-311/11 P Smart Technologies/OAPI).

În virtutea aceleiași jurisprudențe, s-a apreciat că trăsătura distinctivității unei mărci trebuie analizată din punct de vedere global, al percepției de ansamblu, atât în raport cu categoriile de produse și/sau de servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii respective, cât și prin raportare la gradul de atenție și la percepția publicului relevant cărora acestea li se adresează.

În cazul de față, semnul verbal VORSPRUNG DURCH TECHNIK – ”avans prin tehnică” transmite un mesaj elogios, de promovare a produselor și serviciilor vizate, ilustrând ideea că acestea sunt de o calitate mai bună decât cele fabricate și furnizate de alți comercianți, datorită superiorității lor tehnice. Având în vedere aceste aspecte, acest semn a fost calificat atât de către Tribunal, cât și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca fiind un slogan publicitar.

Sloganurile publicitare nu sunt considerate o clasă specială de marcă sau un concept distinct de acestea. Nu există deci o excludere a priori de la înregistrare a semnelor compuse din indicații de calitate care au rolul de a incita consumatorul la cumpărarea produselor sau a serviciilor asociate. Mai mult, criteriile de înregistrare în privința lor vor fi aceleași ca pentru orice alt tip de marcă. Cu toate acestea însă, aprecierea in concreto a aptitudinii lor de a fi distinctive s-ar putea dovedi mai dificilă decât în cazul altor semne verbale.

Astfel, după cum s-a reținut și în jurisprudența Curții (a se vedea din nou cauza C-468/01 P Procter & Gamble/OAPI sau C-311/11 P Smart Technologies/OAPI), tipologia extrem de variată a mărcilor ar putea face ca percepția publicului relevant să sufere anumite fluctuații prin raportare la acestea. De aceea, este posibil ca stabilirea caracterului distinctiv al unor semne dintr-o anumită categorie să ridice mai multe probleme decât aceeași operațiune, efectuată asupra unor mărci dintr-o altă categorie.

Această afirmație este valabilă și în privința sloganurilor publicitare, acestea îndeplinind și un rol promoțional, pe lângă (eventual) cel de indicare a originii comerciale a produselor sau a serviciilor la care face trimitere. Așa fiind, este posibil ca, în mintea consumatorului, funcția de indicare a provenienței comerciale – cea care conferă de altfel caracterul distinctiv al unei mărci – să fie eclipsată de utilizarea laudativă și publicitară a semnului respectiv.

Iată cum unui regim juridic unitar trebuie să îi corespundă o evaluare diferențiată a trăsăturii distinctivității, după tipul concret de marcă supus analizei. Cu referire la sloganurile publicitare, există o serie de particularități în privința eventualului lor caracter distinctiv și deci a posibilității de înregistrare ca marcă și aceste trăsături vor fi analizate separat, în funcție de ceea ce s-a reținut în fiecare fază procesuală.

I. Aprecierea Tribunalului de Primă Instanță

A. Elemente care nu au o înrâurire hotărâtoare asupra caracterului distinctiv

Ca o problemă de ordin procedural, Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene a decis că deși ca regulă existența sau inexistența trăsăturii distinctivității se judecă și în raport cu categoriile de produse și/sau de servicii pentru care se cere înregistrarea mărcii, acest aspect nu este de natură să impună în toate cazurile o analiză detaliată a tuturor produselor și serviciilor din toate clasele la care face referire solicitantul.

Această ultimă afirmație își găsește aplicabilitatea și în speță, Tribunalul motivând că publicul relevant, pus în fața semnului verbal în litigiu (VORSPRUNG DURCH TECHNIK – ”avans prin tehnică”), va avea o percepție omogenă asupra sa pentru toate clasele de produse și servicii vizate, acest public fiind interesat în mod uniform de conceptul de tehnică.

Pe fondul cauzei, Tribunalul a considerat ca nefiind apte să confere distinctivitate unei mărci faptul că aceasta poate avea mai multe semnificații, că poate constitui un joc de cuvinte sau o combinație fantezistă și surprinzătoare de elemente.

B. Aspecte relevante în stabilirea caracterului distinctiv

Punctul focal al examinării trăsăturii distinctivității unei mărci îl constituie, în opinia Tribunalului de Primă Instanță, posibilitatea ca acest semn verbal să poată fi perceput de la bun început de către public drept o indicație a originii comerciale a produselor sau a serviciilor asupra cărora se aplică. Dacă semnul respectiv nu trece în viziunea publicului de statutul de simplă formulă promoțională, acea marcă va fi lipsită de caracter distinctiv și ca atare va fi refuzată la înregistrare.

Or, în speță, sensul larg al noțiunii de tehnică face ca referirea la ea să constituie un impediment în calea recunoașterii distinctivității inerente a mărcii. Întrucât aproape toate produsele și serviciile au o legătură, fie și redusă, cu tehnica, orice comerciant ar putea prelua în fapt și utiliza acest mesaj, indiferent de domeniul în care activează.

Pentru a suplini această lipsă, ar trebui ca semnul în discuție să conțină elemente care, dincolo de utilizarea lor laudativă, să permită publicului vizat să memoreze în mod facil și imediat sloganul publicitar respectiv și să îl asocieze cu produsele și serviciile oferite de o anumită societate.

Analiza Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene a conchis că aceste cerințe nu sunt întrunite în prezenta cauză, semnul verbal VORSPRUNG DURCH TECHNIK (”avans prin tehnică”) solicitat la înregistrare ca marcă comunitară de producătorul de automobile Audi AG nefiind decât un mesaj obiectiv, elogios, de promovare a produselor și a serviciilor desemnate.

II. Evaluarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

În judecarea cererii de recurs, Curtea de Justiție a hotărât că Tribunalul de Primă Instanță a procedat la o aplicare greșită a art. 7 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94, impunând în mod eronat criterii mai stricte în aprecierea trăsăturii distinctivității decât ar fi impus actul normativ menționat.

A. Elemente care nu influențează prezența caracterului distinctiv

Astfel, faptul că mărcile compuse din sloganuri publicitare transmit un mesaj obiectiv nu împiedică o eventuală consacrare a distinctivității lor inerente întrucât, a apreciat Curtea, toate expresiile laudative și publicitare promovează, într-o măsură mai mare sau mai mică, o astfel de idee.

Raționamentul Curții de Justiție se bazează pe aceea că, indiferent cât de simplu sau de obiectiv ar fi un asemenea mesaj, aceasta nu ar putea să excludă de la bun început posibilitatea ca acel semn verbal să constituie o indicație eficientă a originii comerciale a produselor și serviciilor asupra cărora poartă.

Mai mult chiar, Curtea a stabilit că nu prezintă relevanță nici raportul dintre cele două percepții ale publicului referitoare la semnul în cauză – mesaj de promovare sau indicație a originii comerciale-, putându-ne regăsi în prezența unei mărci ce beneficiază de trăsătura distinctivității chiar dacă publicul vizat o consideră în primul rând o formulă promoțională și abia în subsidiar o mențiune a provenienței produselor sau serviciilor.

Într-un mod similar, aspectul că marca respectivă, fiind compusă în principal din indicații de calitate sau din expresii ce incită la cumpărarea de produse sau de servicii, ar putea fi preluată și de alte întreprinderi nu este, în sine, suficient pentru a exclude caracterul distinctiv al acelei mărci.

B. Aspecte utile în aprecierea distinctivității

În concordanță cu cele discutate în faza procesuală anterioară, Curtea de Justiție a considerat că atingerea nivelului minim de distinctivitate cerut de Regulamentul (CE) 40/94 nu impune cu necesitate existența unui caracter de fantezie a sloganului publicitar respectiv sau crearea unui efect de surpriză, de tensiune conceptuală. Contrar celor susținute însă în primă instanță, eventuala prezență a unor astfel de elemente contribuie și ea la conturarea distinctivității inerente a mărcii, aceasta fiind o componentă relevantă pentru Curte în stabilirea acestei trăsături.

La fel ca în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, Curtea a folosit ca punct de plecare în analiza caracterului distinctiv al mărcii aptitudinea acesteia de a indica unui consumator originea comercială a produselor sau a serviciilor enumerate de solicitant în cererea sa.

Astfel, pentru a decide dacă un slogan publicitar depășește, în viziunea publicului, statutul de simplă formulă promoțională, Curtea de Justiție a decis că este necesar ca respectivul semn verbal să fie caracterizat printr-o anumită originalitate, o rezonanță care să îl facă ușor de memorat sau să declanșeze un proces cognitiv în mintea consumatorului.

În speță, marca a cărei înregistrare se solicită este compusă din cuvântul german ”Vorsprung” (avans), care este asociat prepoziției ”durch” (prin), sugerând prin aceasta o legătură de cauzalitate, a cărei cunoaștere necesită deci un minim efort de interpretare din partea publicului.

Așa fiind, Curtea a considerat că semnul verbal ”VORSPRUNG DURCH TECHNIK” întrunește caracterul distinctiv minim cerut de art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94.

Pentru toate aceste motive, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a admis recursul introdus de societatea Audi AG și a anulat hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene și decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) prin care fusese respinsă cererea de înregistrare a mărcii comunitare ”VORSPRUNG DURCH TECHNIK”.

Andru SANDU-CAPRĂ
SCA Răzvan Dincă & Asociații

Aveţi cont profesional JURIDICE.ro?