Contrafacerea unei mărci printr-o marcă înregistrată ulterior. Soluție CJUE contrară jurisprudenței din România
4 martie 2013 | Dragos Bogdan, Andreea MICU, Dragoș BOGDAN
Contrafacerea mărcii comunitare anterioare printr-o marcă comunitară înregistrată ulterior. Acţiunea în contrafacere poate fi introdusă fără a fi nevoie ca marca ulterioară să fi fost în prealabil anulată. Soluţie contrară celei adoptate de instanţele române. CJUE, 21 februarie 2013
Hotărârea pe care o rezumăm şi o comentăm în cele ce urmează este de natură să schimbe o jurisprudenţă constantă a instanţelor române în materia mărcilor. Astfel, în mod constant, într-o jurisprudenţă ce se întinde pe aproape un deceniu şi în acord cu doctrina, instanţele române au decis că, în cazul unui conflict între două mărci (ambele semne fiind aşadar înregistrate) titularul mărcii anterior înregistrate nu poate interzice titularului mărcii ulterior înregistrate să îşi folosească marca fără ca mai întâi să i-o anuleze. Altfel spus, acţiunea în contrafacere introdusă împotriva unei mărci înregistrate este inadmisibilă, titularul trebuind să introducă o acţiune în anulare sau, măcar, să aibă în paralel ambele capete de cerere.
După ce, într-o primă parte, vom prezenta pe scurt hotărârea (I), în partea a doua vom face scurte comentarii cu privire la relevanţa sa în dreptul naţional (II).
I) Hotărârea pe scurt
Această jurisprudenţă constantă ar trebui revizuită în lumina unei hotărâri recente pronunţate de Curtea Europeană de Justiţie (CJUE) în privinţa mărcii comunitare. În data de 21 februarie 2013, CJUE s-a pronunţat asupra unei întrebări preliminare ridicate de către Juzgado de la Mercantil no. 1 de Alicante y no. 1 de Marca Comunitaria (Spania), în cauza C-561/11 având ca părţi pe Federation Cynologique Internationale (FCI) şi Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza (FCIPPR) şi a privit interpretarea art. 9 (1) din Regulamentul comunitar nr. 207/2009 privind marca comunitară, în contextul unei acţiuni în contrafacere şi a unei proceduri de anulare a unei mărci, formulate de către FCI împotriva FCIPPR.
Potrivit art. 9 (1) din Regulamentul nr. 207/2009, o marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv, în temeiul căruia acesta este îndreptăţit, în esenţă, să interzică oricărui terţ să folosească, fără acordul său, în comerţ, un semn identic ori similar cu marca comunitară, pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care aceasta este înregistrată (ori, în cazul unei mărci de notorietate, inclusiv pentru produse sau servicii nesimilare), în legătură cu care există un risc de confuzie pentru public, inclusiv un risc de asociere între semn şi marcă.
Întrebarea preliminară supusă atenţiei Curţii a fost aceea de a se stabili dacă prin „terţul” de care vorbeşte art. 9 din Regulament se poate înţelege şi titularul unei mărci comunitare ulterior înregistrate care nu a fost anulată prin procedura specifică prevăzută de normele comunitare.
Instanţa care a formulat această întrebare preliminară a atras atenţia asupra faptului că art. 9 din Regulament îi pot fi atribuite două sensuri. Astfel, pe de o parte, există interpretarea potrivit căreia titularul unei mărci anterioare nu poate interzice titularului unei mărci ulterioare să fac uz de această din urmă marcă, aşa încât iniţierea unei acţiuni în contrafacere ar fi inadmisibilă fără anularea prealabilă a mărcii înregistrate ulterior. Aşa cum indicam anterior, jurisprudenţa română este constantă în acest prim sens. Pe de altă parte, acest articol ar putea fi interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci poate fi opus oricărui terţ, inclusiv unul care deţine o marcă comunitară ulterior înregistrată şi chiar dacă această marcă nu a fost anulată printr-o procedură anterioară ori simultană în raport cu acţiunea în contrafacere.
Curtea Europeană de Justiţie a optat pentru cea de-a doua interpretare posibilă a art. 9 (1) din Regulament, precizând că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărei terţe persoane de a folosi, în activitatea comercială, semne identice sau similare cu marca sa, se extinde şi asupra unui terţ titular al unei mărci comunitare ulterior înregistrate, fără a fi necesar ca această din urmă marcă să fi fost anterior anulată.
În acest sens, Curtea a menţionat că în textul art. 9 (1) din Regulament nu se face nicio distincţie la aplicare în funcţie de calitatea terţului – căruia titularul mărcii anterioare îi poate opune dreptul său exclusiv – de a fi sau nu, la rândul său, titular al unei mărci comunitare. Acest drept exclusiv de a interzice folosirea, în activitatea comercială, a oricăror semne susceptibile să aducă atingere unei mărci, poate fi opus de titularul mărcii respective oricărui terţ.
O asemenea interpretare decurge inclusiv din art. 54 din acelaşi Regulament (care reglementează limitarea drepturilor ca urmare a toleranţei), potrivit căruia titularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare în cadrul Comunităţii, având cunoştinţă de această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulităţii şi nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare. Aşadar, chiar art. 54 prevede posibilitatea titularului unei mărci anterioare de a solicita atât declararea nulităţii unei mărci ulterioare, cât şi iniţierea unei acţiuni în contrafacere în legătură cu această din urmă marcă, fără a condiţiona admisibilitatea celei de-a doua acţiuni de reuşita primei.
Curtea Europeană de Justiţie a subliniat faptul că prevederile Regulamentului trebuie citite în lumina principiului priorităţii, potrivit căruia marca comunitară anterioară are prioritate în raport cu marca comunitară ulterioară (cauza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, para. 39). În plus, atât din art. 8 (1) din Regulament (care reglementează motivele relative de refuz la înregistrare a unei mărci, în ipoteza unei opoziţii făcute de titularul unei mărci anterioare), cât şi din art. 53 alin. 1 (care reglementează cazurile în care poate fi solicitată anularea unei mărci), rezultă că, în situaţia unui conflict între două mărci, marca înregistrată anterior este prezumată a fi îndeplinit condiţiile necesare pentru a obţine protecţia comunitară anterior înregistrării celei de-a doua mărci.
În lumina tuturor acestor argumente, Curtea a concluzionat că art. 9 (1) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terţ utilizarea, în activitatea comercială, a unui semn identic ori similar cu marca sa, poate fi opus şi terţului proprietar al unei mărci comunitare ulterior înregistrate, fără a fi necesară anularea în prealabil a mărcii ulterioare respective.
II) Scurte comentarii
Se poate afirma că, prin adoptarea de către Curte a unei interpretări extensive a art. 9 (1) din Regulament, se creează în mod indirect o relaţie de subordonare între o marcă comunitară ulterioară şi una anterioară, chiar dacă, din perspectivă teoretică, ambele mărci conferă titularilor acestora drepturi exclusive de exploatare. Astfel cum reţine însă de altfel şi Curtea, o asemenea interpretare este de natură să potenţeze efectul de protecţie conferit de art. 9 (1) din Regulament, întrucât dacă titularul unei mărci anterioare, pentru a preveni folosirea de către un terţ a unui semn ce aduce atingere mărcii sale, ar fi obligat să aştepte până la declararea nulităţii semnului înregistrat ulterior ca marcă, această protecţie ar fi considerabil diminuată.
Această soluţie adoptată în jurisprudenţa comunitară ar trebui să determine schimbări şi în optica instanţelor române specializate în tranşarea litigiilor de proprietate intelectuală. Dacă până în prezent, admisibilitatea unei acţiuni în contrafacere formulată de titularul unei mărci anterioare împotriva titularului unei mărci ulterior înregistrate era condiţionată de reuşita unei acţiuni în anulare a acestei din urmă mărci, interpretarea dată de Curtea Europeană de Justiţie art. 9 (1) din Regulament determină o separare clară între cele două acţiuni (în contrafacere şi în anulare) aflate la dispoziţia titularului unei mărci în scopul protejării drepturilor exclusive conferite de marca respectivă, în ipoteza specifică în care aceste drepturi sunt încălcate printr-o marcă ulterior înregistrată.
Desigur, fiind pronunţată în baza Regulamentului mărcii comunitare, prezenta decizie nu influenţează direct reglementarea naţională din dreptul mărcilor; alta ar fi fost situaţia dacă CJUE ar fi pronunţat această decizie în interpretarea dispoziţiilor corespunzătoare din Directiva Mărcilor. Chiar şi aşa, considerăm că raţionamentul CJUE trebuie aplicat şi pentru situaţiile în care sunt implicate mărci naţionale. Instanţele române nu mai pot aplica vechea abordare, fără să ţină seama de argumentele şi raţionamentul CJUE.
Desigur însă, acest lucru nu înseamnă neglijarea specificităţilor legislației naţionale. În măsura în care aceste specificităţi justifică o soluţie diferită în anumite circumstanţe, soluţia actuală a instanţelor române ar putea fi păstrată pentru acele circumstanţe. Spre exemplu, în opinia noastră, un element foarte important şi care ar putea face o diferenţă este faptul că, în cazul mărcilor comunitare, acțiunea în anulare nu este supusă vreunui termen de prescripţie; în schimb, conform legii naţionale, acţiunea în anularea mărcii naţionale pe motivul conflictului cu o marcă anterioară este prescriptibilă într-un termen de 5 ani de la data înregistrării mărcii. Se poate pune problema dacă raţionamentul CJUE îşi păstrează valabilitatea şi în situaţia în care acţiunea în anularea mărcii ulterioare nu mai poate fi introdusă pentru că a intervenit prescripţia. În opinia noastră, în acest ultim caz s-ar poate spune că dreptul titularului mărcii ulterioare s-a consolidat ca urmare a prescripţiei astfel încât acţiunea în contrafacere ar trebui respinsă (pe fond, nu ca inadmisibilă, dar asta este o altă discuţie pe care nu este cazul sa o facem aici).
O atare situaţie, determinată de diferenţa specifică între dreptul naţional al mărcilor şi reglementarea comunitară a mărcilor ar putea să conducă la o altă soluţie decât cea adoptată în speţă de CJUE; ar fi însă important ca, în final, tot CJUE să determine dacă această diferență specifică conduce la o soluţie diferită sau nu, sens în care o întrebare preliminară pornită de la instanţă română pe această chestiune ar fi binevenită.
Aceeaşi ar trebui să fie abordarea şi pentru o altă chestiune importantă: termenul de prescripţie introdus de legea română pentru acţiunile în anulare este sau nu conform Directivei Mărcilor? Problema se pune mai ales pentru că, în corelaţie cu jurisprudenţa română constantă care respinge ca inadmisibile acţiunile în contrafacere introduse împotriva unor mărci ulterioare neanulate, prescriptibilitatea acţiunii în anulare conduce indirect la „prescriptibilitatea” acţiunii în contrafacere în toate cazurile. Or, conform Directivei, doar titularul mărcii anterioare care a tolerat folosirea unei mărci ulterior înregistrate timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare (art. 9 alin. 1). Altfel spus, Directiva pare să restrângă dreptul titularului mărcii anterioare de a interzice folosirea unui semn identic sau similar doar în situaţiile în care acesta a cunoscut folosinţa mărcii ulterioare, pe când dreptul român actual (Legea nr. 84/1998 şi jurisprudenţa constantă) impune o soluţie de respingere, indiferent dacă titularul a cunoscut sau nu folosinţa mărcii ulterior înregistrată. CJUE ar trebui să fie invitată să decidă asupra acestei chestiuni de către o instanţă română.
Andreea MICU, Dragoş BOGDAN
avocați STOICA & ASOCIAȚII
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
