TOP LEGAL
Print Friendly, PDF & Email

Extinderea protecției mărcilor cu renume: de la forma înregistrată la forma utilizată. Hotărârea CJUE, 18 iulie 2013, Specsavers vs. ASDA, C-252/12
04.04.2014 | Dragoș BOGDAN, Andreea MICU


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pare să adopte o abordare nouă cu privire la riscul de confuzie dintre un semn şi o marcă anterior înregistrată, de natură să redefinească analiza clasică a acestei noţiuni, cu consecinţe directe în ce priveşte chiar sfera drepturilor conferite mărcilor, în temeiul legislaţiei comunitare.

I. Situaţia de fapt – cauza Specsavers vs. ASDA

Prin hotărârea pronunţată în data de 18 iulie 2013, în cauza C-252/12, CJUE a răspuns unei cereri de întrebare preliminară privind, inter alia, interpretarea art. 9 (1) (b) din Regulamentul CE nr. 207/2009, în cadrul unui litigiu între grupul Specsavers şi ASDA Stores privind o presupusă încălcare a unor mărci înregistrate de grupul Specsavers.

Potrivit prevederilor menţionate ale Regulamentului, asemănătoare cu cele din Legea mărcilor nr. 84/1998, în temeiul drepturilor exclusive conferite de marca comunitară, titularul acesteia este îndreptăţit să interzică terţilor folosirea unui semn identic sau similar cu marca sa, aplicat pe produse identice sau similare, în ipoteza în care se creează un risc de confuzie pentru public.

În speţă, ASDA – proprietara unui lanţ de supermarketuri în care vindea inclusiv produse de optică medicală – a lansat în anul 2009 o campanie publicitară pentru produse de optică. Această campanie viza principalul competitor al societăţii ASDA, grupul Specsavers (cel mai mare lanţ de optică medicală din UK) prin utilizarea de către ASDA a unor jocuri de cuvinte ce făceau trimitere la mărcile Specsaver. Astfel, ASDA a utilizat sloganele „Be a real spec saver at Asda” şi Spec savings at ASDA”, cât şi logo-uri alcătuite din denumirea „Asda” şi alte elemente figurative (inclusiv culori).

Ulterior iniţierii acestei campanii, grupul Specsavers a formulat acţiune împotriva ASDA, invocând încălcarea mărcii comunitare verbale „Specsavers”, precum şi a mărcilor figurative deţinute (mărci înregistrate nu într-o anumită culoare, ci în alb-negru). În cadrul litigiului, instanţa de trimitere a adresat CJUE o serie de întrebări preliminare, printre care aceea de a şti dacă, în ipoteza în care o anumită marcă comunitară nu este înregistrată într-o anumită culoare, dar proprietarul acesteia a utilizat-o în mod extensiv într-o culoare anume sau într-o combinaţie de culori, culoarea sau culorile pe care un terţ le utilizează pentru a reprezenta un semn despre care se pretinde că încalcă acea marcă sunt relevante în analiza globală a riscului de confuzie.

Cu alte cuvinte, problema principală a speţei a fost de se stabili dacă, în cadrul analizei riscului de confuzie într-o acţiune în contrafacere, între o marcă anterior incoloră înregistrată şi un semn, este relevantă culoarea în care este folosită (dar nu şi înregistrată!) marca anterioară, în cazul în care semnul despre care se afirmă că încalcă marca anterioară este utilizat la rândul său în culoarea în care este folosită marca.

II. Răspunsul şi motivarea Curţii

Potrivit răspunsului dat de Curte, dispoziţiile art. 9 (1) (b) din Regulament trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care o marcă comunitară nu este înregistrată într‑o anumită culoare, însă titularul său a utilizat‑o în mod extensiv într‑o anumită culoare sau într‑o anumită combinație de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului cu această culoare sau combinație de culori, prezintă relevanță, la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terț le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere mărcii respective.

Justificarea dată de Curte a privit, printre altele, faptul că riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, luându-se în considerare toţi factorii relevanţi în cauză, după cum rezultă din chiar jurisprudenţa sa constantă (spre ex. Hotărârea din 11 noiembrie 1997 SABEL, C-251/95; Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C-120/04). Din răspunsul dat de Curte pare să rezulte că modalitatea efectivă de utilizare a unei anumite mărci, poate, în anumite condiţii, să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă şi un alt semn.

Mai mult, Curtea adaugă că, cel puţin în cazul unei mărci înregistrate în alb și negru, iar nu într‑o anumită culoare sau cu o anumită caracteristică, culoarea sau combinația de culori în care marca este ulterior efectiv utilizată afectează percepția acestei mărci de către consumatorul mediu al produselor în cauză și poate, așadar, crește riscul de confuzie sau de asociere dintre marca anterioară și semnul indicat ca aducând atingere acesteia. Curtea concluzionează că, într-o asemenea situaţie, împrejurarea că un semn indicat ca aducând atingere unei mărci comunitare anterioare este reprodus într-o culoare care, în percepția unei părți importante a publicului, este asociată cu marca anterioară prin utilizarea de către titularul său în această culoare, nu ar fi logic ca această culoare să fie ignorată în aprecierea globală a riscului de confuzie dintre semn şi marcă, pentru simplul motiv că marca anterioară a fost înregistrată doar în alb și negru.

III. Interpretarea clasică a riscului de confuzie în materia mărcilor. Înregistrarea mărcii – temei al drepturilor conferite titularului.

Interpretarea dată de Curte art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 este de natură să schimbe percepţia „clasică” asupra analizei riscului de confuzie în materia mărcilor. În acest sens, ca regulă generală, pentru a putea fi dobândite drepturile conferite de lege asupra unei mărci, este necesară înregistrarea acesteia. După cum rezultă din chiar art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009, marca comunitară se dobândeşte prin înregistrare; cu alte cuvinte, întinderea protecţiei conferite unei mărci depinde în mod direct de înregistrarea efectivă a acesteia.

Totodată, potrivit art. 48 (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în cazul în care intervine o modificare a mărcii comunitare, aceasta poate fi înregistrată, la cererea titularului, cu condiţia însă ca modificarea respectivă să nu aducă atingere în mod substanţial identităţii mărcii aşa cum a fost înregistrată la origine. În acest sens, potrivit Normei 25 din Regulamentul 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului 207/2009, o solicitare de modificare a înregistrării în conformitate cu art. 48 (2) lit. d) şi e) trebuie să cuprindă indicarea elementului din reprezentarea mărcii care trebuie modificat şi versiunea modificată a respectivului element, precum şi o reprezentare a mărcii modificate.

În temeiul acestor reguli, nu vor beneficia aşadar de protecţie semne care nu au fost înregistrate ca mărci (sau care nu au făcut obiectul unei cereri de modificare a mărcii) ori alte elemente care, deşi utilizate împreuna cu o marcă înregistrată, nu fac ele însele parte din ansamblul supus înregistrării ca marcă (spre exemplu, o marcă verbală înregistrată, împreună cu o serie de alte elemente figurative, care însă nu fac obiectul certificatului de înregistrare).

Soluţia propusă de CJUE se îndepărtează de analiza clasică a riscului de confuzie în jurisprudenţa comunitară, în temeiul căreia, se compara, pe de o parte, marca în forma în care era înregistrată, potrivit certificatului de înregistrare, iar pe de altă parte, semnul ilicit (a se vedea, cu titlu de exemplu, Hotărârea Tribunalului din 2 decembrie 2009, cauza T‑434/07, prin care s-a reţinut că examinarea similitudinii mărcilor în litigiu ia în considerare aceste mărci în ansamblul lor, astfel cum sunt înregistrate sau solicitate, aşa încât ”nu este necesar să se ia în considerare, în vederea examinării similitudinii, grafia pe care semnul verbal ar fi susceptibil să o prezinte în viitor, Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2005, în cauza T-396/04, prin care s-a reţinut că “riscul de confuzie presupune în egală măsură o identitate sau similaritate între marca solicitată şi marca anterioară şi o identitate sau o similaritate între produsele sau serviciile vizate în cererea de înregistrare şi cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată (…)”; Hotărârea Tribunalului din 11 noiembrie 2009, în cauza T-162/08, potrivit căreia “examinarea similarităţii mărcilor litigioase le ia în considerare pe acestea în ansamblul lor, astfel cum au fost înregistrate ori cum sunt solicitate (…)”; în acelaşi sens, Hotărârea Tribunalului din 13 februarie 2007, cauza T-353/04; Hotărârea Tribunalului din 22 mai 2008, cauza T-254/06).

Practic, prin răspunsul dat de Curte la întrebarea preliminară ridicată în speţă, se propune ca în aprecierea riscului de confuzie dintre o marcă comunitară şi un semn, să fie luată în considerare inclusiv culoarea în care este efectiv utilizată o anumită marcă, deşi această culoare nu este înregistrată ca atare în cadrul mărcii respective, având în vedere că utilizarea mărcii în culoarea respectivă influenţează percepţia consumatorilor produselor în cauză cu privire la marcă.

Altfel spus, la efectuarea analizei riscului de confuzie este necesar să fie luate în considerare nu doar elementele ce intră în alcătuirea mărcii şi sunt înregistrate ca atare (potrivit certificatului de înregistrare), ci şi acele caracteristici care ţin de utilizarea în practică a mărcii înregistrate, chiar dacă acestea nu sunt efectiv înregistrate. Rezultă astfel că utilizarea mărcii de către titularul acesteia nu mai reprezintă doar o condiţie pentru ca acesta să beneficieze de ansamblul drepturilor conferite prin lege mărcilor (având în vedere decăderea titularului din drepturi în cazul lipsei utilizării timp de 5 ani), ci chiar un factor de delimitare a obiectului concret al protecţiei (din moment ce elemente din cadrul mărcii pot fi protejate, chiar dacă nu sunt înregistrate).

IV. Sfera de aplicare a soluţiei propuse de Curte

Soluţia propusă de Curte nu este însă aplicabilă în orice situaţii de utilizare a mărcilor ci doar dacă se respectă o serie de condiţii cumulative.

Astfel, titularul unei mărci va beneficia de protecţie în temeiul legislaţiei comunitare, în ce priveşte culoarea ori combinaţia de culori (neînregistrată) în care a fost efectiv utilizată marca respectivă, doar dacă această utilizare a fost realizată în mod extensiv astfel încât marca a început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului, cu această culoare sau combinație de culori.

Aşadar, o primă condiţie ce rezultă din răspunsul dat de Curte este ca utilizarea mărcii în culoarea respectivă să fi fost realizată în mod extensiv, adică în mod constant, repetat, nefiind vorba despre o utilizare singulară ori limitată la o anumită perioadă de timp, spre exemplu. O a doua condiţie este ca, urmare a acestei utilizări extensive, o parte importantă a publicului (iar nu doar anumite categorii de consumatori), să înceapă să asocieze marca respectivă cu culorile utilizate (chiar dacă acestea nu sunt înregistrate). Cu alte cuvinte, este necesară o utilizare extinsă a culorii ori combinaţiei respective de culori, în legătură cu marca, pentru ca în percepţia publicului, marca şi culoarea sau combinaţia de culori să fie asociate între ele.

Din această perspectivă, se ridică întrebarea de a şti dacă soluţia propusă de Curte în speţa Specsavers vs. ASDA este aplicabilă tuturor mărcilor – desigur, cu respectarea celor două condiţii susmenţionate – ori doar mărcilor de renume care, reprezintă, acele mărci înregistrate, cunoscute de o parte semnificativă a publicului vizat de produsele sau serviciile pe care le protejează.

Această neclaritate cu privire la sfera de aplicare a soluţiei Curţii ar putea rezulta din faptul că în hotărârea acesteia din 18 iulie 2003 nu este stabilită în mod expres condiţia ca marca anterioară să fie o marcă de renume. Totuşi, prin hotărârea comentată, CJUE stabileşte ca marca supusă analizei să fie asociată cu anumite culori utilizate, de către ”o parte importantă a publicului” (”significant part of the public”), aceeaşi expresie fiind utilizată, potrivit unei jurisprudenţe comunitare constante, în definirea cazul mărcilor de renume – mărci cunoscute de ”o parte semnificativă a publicului”. Este dificil de imaginat situaţia în care, atunci când utilizează expresia ”o parte importantă a publicului”, Curtea să aibă în realitate în vedere un alt public decât acela al tuturor produselor ori serviciilor vizate de marca respectivă şi prin raportare la care sunt definite mărcile de renume. Expresia ”parte semnificativă a publicului” face trimitere, în sine, la acele mărci cunoscute de un număr suficient de mare de consumatori şi care, pe cale de consecinţă, posedă un anumit nivel de distinctivitate dobândită.

În fine, o altă problemă firească care rezultă din răspunsul dat Curţii în speţa Specsavers vs. ASDA este aceea de a stabili limitele în care se poate considera că anumite elemente ce ţin de utilizarea efectivă a unei mărci comunitare vor fi avute în vedere în aprecierea riscului de confuzie cu un alt semn. Altfel spus, în ce măsură ar putea titularul unei mărci comunitare să invoce anumite elemente utilizate, dar neînregistrate, ale mărcii sale, în cadrul analizei riscului de confuzie, pentru a se opune unui semn aflat în conflict cu marca sa?

Credem că această posibilitate ar trebui limitată doar la acele elemente utilizate (dar neînregistrate) în asociere cu marca comunitară în cauză şi care nu sunt de natură să afecteze caracterul distinctiv al mărcii astfel cum a fost înregistrată. Cu alte cuvinte, nu ar putea fi luate în considerare la aprecierea riscului de confuzie acele elemente, caracteristici neînregistrate, care schimbă în mod semnificativ percepţia asupra mărcii iniţiale, aducând modificări substanţiale variantei înregistrate. Un răspuns contrar ar aduce atingere principiului fundamental în materia mărcilor, potrivit căruia modalitatea de dobândire a drepturilor asupra unei mărci este conferit de înregistrarea acesteia potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

De altfel, o interpretare similară este aplicabilă inclusiv în ipoteza în care se defineşte noţiunea de „utilizare” a unei mărci comunitare, pe terenul art. 15 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009 (”Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată”). Astfel, potrivit Regulamentului, este considerată utilizare a mărcii inclusiv utilizarea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată.

În fine, o altă limită stabilită de CJUE este legată chiar de semnul supus comparaţiei cu marca comunitară anterior înregistrată. În acest sens, Curtea a arătat că împrejurarea că un terț care utilizează un semn indicat ca aducând atingere unei mărci înregistrate este el însuși asociat, în percepția unei părți importante a publicului, cu culoarea sau cu combinația specială de culori pe care acesta o utilizează pentru reprezentarea acestui semn este un factor pertinent în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie.

V. Concluzie

Consecinţa firească a abordării propuse de Curte prin răspunsul la întrebarea preliminară ridicată în speţa Specsavers vs. ASDA o reprezintă extinderea protecţiei conferite mărcilor, ca urmare a unei analize mai largi a riscului de confuzie. O asemenea interpretare în ce priveşte aprecierea riscului de confuzie este strâns legată de principiul deja stabilit în jurisprudenţa Curţii privind luarea în considerare a tuturor factorilor pertinenţei în cauză, prezentând avantajul flexibilităţii în raport de evoluţiile pieţei şi a raporturilor comerciale.

Această abordare pare aşadar să ţină cont, pe de o parte, de interesele titularilor de mărci, care pot decide, din raţiuni comerciale, utilizarea mărcilor în forme uşor modificate în raport de forma efectiv înregistrată, iar pe de altă parte, de interesele clienţilor, consumatorilor, pentru care impactul efectiv în impresia produsă de două semne îl au nu mărcile astfel cum au fost înregistrate, ci mărcile astfel cum sunt efectiv folosite pe piaţă.

Desigur, deşi răspunsul Curţii priveşte situaţia analizei riscului de confuzie în ipoteza unei mărci comunitare şi a unui semn aflat în conflict cu aceasta, soluţia ar putea fi extinsă mutatis mutandis inclusiv în cazul mărcilor naţionale, având în vedere că importanţa principiilor comunitare de apreciere a riscului de confuzie în orientarea instanţelor de judecată ori a oficiilor naţionale de proprietate industrială. De asemenea, cu toate că soluţia Curţii a fost dată în contextul unei acţiuni în contrafacere formulată de titularul unei mărci comunitare, este posibil ca aceasta să îşi găsească aplicarea inclusiv în cadrul acţiunilor în anulare ori a procedurilor de opoziţie, fiind vorba despre o redefinire a riscului de confuzie, care se analizează, ca regulă generală, după aceleaşi criterii în toate aceste cazuri.

Andreea MICU, Avocat colaborator manager STOICA & Asociații
Dragoş BOGDAN, Partener STOICA & Asociații

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate