Mărcile neconvenționale
25 aprilie 2014 | Dragoș BOGDAN, Mihai STĂNESCU, Dragoş BOGDANI. Condiţii de înregistrare – legislaţie
Pentru a stabili ce este sau nu convențional în materia mărcilor ne vom referi, în principal, la semnele susceptibile de a fi înregistrate ca mărci, astfel cum au fost reținute, explicate și dezvoltate în legislație, doctrină și în practica OSIM sau a Oficiului European de Mărci.
Legea nr. 84/1998 prevede că marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Legea oferă și o enumerare exemplificativă a unor semne ce pot constitui mărci: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și în special forma produsului sau ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne. Spunem că enumerarea este exemplificativă, aspect foarte important, pe baza interpretării gramaticale a textului ce folosește sintagme precum „pot constitui” și „cum ar fi”. Din acest aspect se poate deduce intenția legiuitorului de a da numai o serie de exemple a diferitelor semne ce pot fi înregistrate ca mărci. Enumerarea semnelor se regăsește într-o formă aproape identică și în directiva mărcilor (2008/95/CE), dar și în Regulamentul CE nr. 207/2009 privind marca comunitară. Mai mult, și aceste acte folosesc sintagme ce evidențiază caracterul exemplificativ al enumerărilor.
Un element comun tuturor exemplelor oferite de actele amintite este acela că se vorbeşte de semne verbale (în principal cuvinte), figurative, combinate, tridimensionale, într-un cuvânt: semne vizuale. Este poate și firesc să fie așa din moment ce, instinctual cel puțin, ne gândim în primul rând la semnele vizuale ca fiind susceptibile de reprezentare grafică. O astfel de concepție pare a exclude de plano de la înregistrarea ca marcă a oricăror alte semne perceptibile prin alte simțuri decât văzul.
Deşi cele cinci simţuri ale omului (văz, auz, miros, tactil, olfactiv) nu se pot împărţi în convenţionale şi neconvenţionale, se acceptă că unele simţuri pot fi mai dezvoltate în cazul anumitor indivizi sau că unele simţuri sunt folosite mai des. De asemenea, având în vedere că mărcile vizuale reprezintă cca. 99% din totalul mărcilor înregistrate, putem pleca de la premisa că semnele vizuale reprezintă convenționalul în materia mărcilor.
Astfel, rămâne să stabilim în ce măsura ar putea alte semne, stări, senzații, toate acestea perceptibile cu alte simțuri decât văzul, să poată fi înregistrate ca mărci. Niciunul din izvoarele pe care le-am amintit nu conține prevederi exprese de excludere de la înregistrare a acestor semne, prin urmare rămâne să vedem în ce măsura ar putea acestea îndeplini condiția fundamentală pentru a fi înregistrate, și anume reprezentarea grafică. Firește, semnele ar trebui să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, respectiv să fie distinctive, disponibile și licite.
Trebuie menționat că legislația franceză în vigoare (Codul Proprietății Intelectuale) prevede în mod expres că pot constitui mărci „semnele sonore ca: sunetele, frazele muzicale”. De asemenea, art. 2 din Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică[1], de comerţ şi de serviciu arăta că „Mărcile pot fi constituite din (…) prezentarea sonoră sau alte asemenea elemente”.
Nu în ultimul rând, ar trebui amintit că în martie 2006 a fost adoptat Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, ratificat de România prin Legea nr. 360/2007. Tratatul a definit câteva criterii privind reproducerea hologramelor, a mărcilor de mișcare, a mărcilor de culoare şi de poziție, precum şi a mărcilor constând în semne invizibile.
II. Convenţionalul în materia mărcilor – mărcile vizuale
O clasificare în materia mărcilor vizuale ar putea arăta astfel:
– Marca verbală – aceasta constă într-o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard, fără nicio distincţie grafică;
– Marca figurativă – constă într-un element grafic;
– Marca combinată – constă într-o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau în culori sau o denumire însoţită de un element grafic;
– Marca tridimensională – constituită din forma produsului sau a ambalajului, sau orice alt semn tridimensional, care permite identificarea unui produs.
După cum am arătat mai sus, izvoarele normative fac referire la condiția reprezentării grafice. Condiția este deosebit de importantă și nu trebuie neglijată, întrucât, pentru a-și îndeplini funcțiile și pentru a putea fi protejată, marca trebuie să fie constituită dintr-un semn a cărui percepție trebuie să fie obiectivă, iar reprezentarea grafică a semnului ales conferă mărcii calitatea de a fi percepută în mod obiectiv.
Ca atare, se poate susține că în măsura în care o reprezentare grafică permite obiectivizarea mărcii în ochii publicului, aceasta permite și înregistrarea ei. Astfel, condiția reprezentării grafice poate fi înțeleasă într-un sens larg, respectiv o descriere făcută prin litere, cifre, cuvinte sau desene. Această interpretare a condiției reprezentării grafice a fost reținută și de CJUE (cauza Siekmann[2]) care a arătat că sintagma trebuie interpretată în sensul că marca poate fi alcătuită dintr-un semn care să nu poate fi perceput în sine ca un element vizual, atât timp cât acesta poate fi reprezentat grafic, în special prin imagini și cuvinte, iar reprezentarea este clară, precisă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.
Prin aceeași hotărâre însă, Curtea a dat o puternică lovitură celor ce urmăresc înregistrarea unor mărci olfactive, arătând cu privire la acestea că nu este îndeplinită condiția reprezentării grafice prin prezentarea formulei chimice, sau a descrierii în cuvinte, prin depunerea unui specimen al substanței sau printr-o combinație a acestor elemente.
III. Neconvenţionalul
Mărci sonore
Am arătat mai sus că, deși izvoarele actuale nu prevăd expres semnele sonore ca putând face obiectul unei mărci, caracterul exemplificativ al enumerărilor nu s-ar putea opune unor asemenea înregistrări. Ca atare, trebuie stabilit dacă o marcă alcătuită exclusiv dintr-un semn sonor este susceptibilă de reprezentare grafică. Răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ, întrucât orice semnal sonor sau fragment muzical poate fi reprezentat pe portativ, acesta fiind cel mai folosit mijloc de reprezentare grafică a mărcilor sonore, însă nu și singurul, sunetele putând fi reproduse grafic și printr-o oscilogramă, sonogramă sau spectrogamă. În spiritul acestor principii, Curtea a arătat în cauza Shield[3] că nu ar putea fi o reprezentare grafică suficientă pentru o marcă sonoră folosirea unor onomatopee sau simpla descriere verbală.
Mărci sonore au fost înregistrate, folosindu-se portativul pentru reprezentare grafică, și la nivelul OSIM:
M 2002 01959 – VINUL DE PIETROASA V-A PREZENTAT ORA EXACTĂ;
M 2004 04324 – LA CRAMA DE LA JIDVEI SE GĂSEŞTE TOT CE VREI VINURI DULCI ŞI VINURI SECI SĂ TOT BEI ŞI SĂ PETRECI
De asemenea, fenomenul a căpătat amploare la nivel comunitar și internațional, la această oră fiind depuse spre înregistrare la nivelul OHIM peste 200 de mărci sonore.
Strigătul Yahoo – CTM 001772086
Intel Inside Intel`s – CTM 008174039
Un exemplu de cerere respinsă de către OHIM este acela al mărcii sonore (CTM 143891) constând în răgetul unui leu pentru care a fost ataşată drept reprezentare grafică o sonogramă. Oficiul şi-a motivat decizia prin aceea că imaginea prezentată (în fapt un grafic cu două axe: frecvenţă şi timp) nu conţine scara şi legenda necesară pentru a putea fi percepută în sensul propus de solicitant.
răgetul unui leu
În vederea uşurării formării depozitului, dar fără a subestima condiţia reprezentării grafice, OHIM a decis începând cu anul 2005 că solicitanţii pot ataşa un fişier audio cererilor de înregistrare, scopul său fiind doar acela de a aduce clarificări cererii propriu-zise.
Mărci olfactive
O altă categorie de mărci neconvenționale este cea alcătuită din semne olfactive. Posibilitatea acestora de a fi protejate depinde tot de răspunsul dat la întrebarea dacă acestea sunt sau nu susceptibile de reprezentare grafică. După cum am arătat mai sus, CJUE a decis că nu este îndeplinită condiția reprezentării grafice prin prezentarea formulei chimice, sau a descrierii în cuvinte, prin depunerea unui eșantion al substanței sau prin o combinație a acestor elemente. S-a arătat că formula chimică nu reprezintă mirosul unei substanțe, ci substanța însăși, ca atare doar elementele chimice și proporțiile respective ar face obiectul înregistrării, iar nu semnul olfactiv. De asemenea, puține persoane ar fi capabile să interpreteze un miros plecând de la formula chimică reprezentând produsul din care emană. Mai mult, același produs este susceptibil să emită semne olfactive diferite în funcție de factori aleatori cum ar fi concentrația sa, temperatura ambientală sau suportul pe care este aplicat.
Cu privire la depozitul unui eșantion al produsului chimic, Curtea a arătat că o astfel de formalitate nu poate fi considerată o „reprezentare grafică” a semnului olfactiv. Chiar dacă s-ar admite depunerea eșantionului, dificultăților de înregistrare legate de claritatea și precizia sa li s-ar adăuga inconvenientele relative la publicarea sa, precum și efectul scurgerii timpului asupra mirosului.
Un alt obstacol la înregistrarea mărcilor olfactive îl constituie faptul că mirosul respectiv nu trebuie să rezulte din natura produsului însuși. S-a considerat astfel că parfumurile sunt mirosuri funcţionale ce sunt impuse de natura produsului, astfel încât nu ar putea fi înregistrate, existând o limită îngustă între mirosurile ce sunt calităţi de funcţionalitate ale produsului şi cele care ar putea răspunde scopului mărcii de diferenţiere a produselor unui producător de ale altuia.
Unul din puţinele exemple de mărci olfactive ce au trecut testul distinctivităţii şi al funcţionalităţii (şi singura înregistrată de OHIM, dar anterior pronunţării hotărârii în cauza Siekmann) este marca CTM 428870: „mirosul ierbii proaspăt cosite” pentru mingi de tenis impregnate cu acest miros, marcă ce nu a fost reînnoită după împlinirea termenului de protecţie de zece ani.
Mărci gustative
Aceste mărci pot fi mai uşor de reprezentat grafic prin imagini şi cuvinte, însă obstacolul distinctivităţii şi al obiectivităţii reprezentării este mai greu de trecut.
OHIM a respins cererea (CTM 1452853) formulată de o companie farmaceutică ce a dorit să înregistreze „gustul artificial al căpşunilor”, motivând că „orice producător este îndreptăţit să adauge gust de căpşuni produselor sale pentru a le da un gust mai plăcut. Mai mult, aceasta nu înseamnă că acest gust va fi perceput de către consumator ca o marcă, ci ca o încercare de a ascunde gustul neplăcut al acestuia”[4].
Mai mult, în lumina jurisprudenței Sieckmann, este puțin probabil ca OHIM să înregistreze prea curând mărci de gust.
Deşi utilitatea lor din punct de vedere comercial este incontestabilă, mărcile non-vizuale (mai puţin cele sonore) încă se confruntă cu mari obstacole la înregistrare. Relaxarea condiţiei reprezentării grafice, eventual coroborată cu instituire unor noi modalităţi de depozit ar putea fi cheia dezvoltării acestui segment cu mare aplicabilitate în practică.
[1] Înlocuită de Legea nr. 84/1998, prevederea amintită nefiind preluată;
[2] C-273/00;
[3] C-283/01;
[4] Decizia din 4 august 2003 a celei de-a doua comisii de apel a OHIM – Dosarul R 120/2001-2.
Mihai STĂNESCU, Avocat colaborator
Dragoş BOGDAN, Partener
STOICA&Asociații
