BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului
26.01.2015 | Viorel ROȘ, Viorel ROȘ, Andreea LIVĂDARIU


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

A se vedea și dezbaterea juridică din 22 septembrie 2014, cu titlul: Implicațiile NCPC asupra litigiilor în materia proprietății intelectuale.

1. În lipsă de suflete, lucrurile au mărci

Este de neimaginat, astăzi, o lume fără mărci! O lume în care bunurile de care ne înconjurăm, pe care le achiziționăm pentru consum ori pentru simpla bucurie de a le avea, neînsuflețite precum sunt, nu ar fi identificabile prin semnele distinctive cu care și prin care ne-am obișnuit să le distingem atunci când le căutăm spre a le procura.

Încercați să vă imaginați că intrați într-un magazin uriaș (termenul de hipermarket pare că violează limba română însăși, de aceea l-am evitat) spre a cumpăra lapte pentru copii (nu am ales întâmplător produsul, o să vedeți și de ce) și că produsele lactate ale diverșilor întreprinzători aflate pe rafturile magazinului nu ar fi purtătoare ale unor semne după care să le puteți alege pe cele dorite! Ori că ați vrea să vă cumpărați încălțăminte sport, ori o sticlă de vin, ori un parfum, ori o pereche de ochelari, vreun obiect de îmbrăcăminte, fără a le putea diferenția după semnele aplicate ori care le însoțesc și care sunt purtătoare de varii mesaje! De semne alcătuite din forma ambalajului, alteori din litere, alteori din cifre, alteori din elemente figurative, din linii, din culori, din combinații de astfel de elemente (cele mai multe)! Dacă nu ar fi ele, mărcile, ar trebui inventate, pentru că producția de bunuri și servicii și comerțul cu acestea, în lipsa mărcilor, ar fi, fără îndoială, dacă nu imposibilă, în orice caz, grea și anevoioasă.

Cine le-a inventat, cine le-a folosit prima oară nu se poate ști cu precizie. Dar ele există demult și sunt de incontestabil folos, chiar dacă asupra funcțiilor lor, ale mărcilor, în lumea în care trăim, există încă controverse, dezbateri, puncte de vedere dintre cele mai diferite.

Sunt de folos, chiar dacă nu puțini sunt cei care le acuză că ar crea false nevoi, că denaturează comerțul, că îi defavorizează pe cei cu industrii și comerț mai puțin dezvoltate, ori pe producătorii de materii prime în favoarea celor care prelucrează materia primă și obțin în acest fel beneficii mult mai mari decât primii. Ele există, sunt necesare și sunt protejate chiar dacă unii contestă apartenența mărcilor la proprietatea intelectuală sub cuvânt că pentru a „alege” și a „ocupa” sau a „apropria” o marcă nu este nevoie de activitate de creație intelectuală, pentru că nu este nevoie, spun autorii acestei teze, nici de noutate, nici de originalitate, nici de activitate inventivă.

Putem fi de acord cu unele dintre argumentele celor care contestă apartenența mărcilor la proprietatea intelectuală. Dar nu putem să nu observăm și că pentru creatorii de mărci și pentru cei care înregistrează semne distinctive, alegerea mărcii presupune inspirație, imaginație, creativitate, înțelegerea nevoilor consumatorului, transmiterea de mesaje plăcute către consumatori, a căror alegere să o influențeze, presupune, așadar, chiar și în cazul simplei alegeri și nu doar a actului de creație, o „alegere suficient de inspirată” a unui semn și „ocuparea” lui, pentru a servi la distingerea produsului său de unul similar al concurenței, de a permite oricărui consumator să poată face legătura cu produsul sau serviciul având calitățile pe care și le dorește și originea determinabilă, dar și de a transmite către consumator mesajul întreprinzătorului: produsele mele sunt aici, poartă marca mea și sunt de calitatea pe care v-o doriți, pentru cei care nu o cunoașteți și de calitatea cu care v-am obișnuit, pentru cei care o cunoașteți.

Mărcile valoroase, mărcile care tind a degenera până la a identifica, în cele din urmă, produsul prin „semnul” ce a fost odată marcă (cine mai știe astăzi că frigider, termos, celofan au fost odată mărci, iar nu produsele cu care suntem azi atât de obișnuiți a le denumi astfel?!) presupun, dacă nu foarte multă activitate de creație, atunci scânteie de geniu în alegerea bună. Presupun și investiții, uneori însemnate. Câștigurile din folosirea mărcilor pot fi și ele însemnate atunci când o marcă bună însoțește un bun de calitate. Se poate întâmpla și invers. Și se întâmplă atunci când marca, transformată în mit, atrage prin ea însăși atât de mult încât consumatorul nu mai este atent, ori nu mai este interesat de calitatea reală a bunului. Astăzi știm bine că, prin marcă, oamenii își exprimă adesea apartenența la o categorie (de consumatori) cu care se identifică sau vrea să se identifice. În alte cuvinte, se întâmplă să achiziționăm un produs pentru că poartă o anume marcă și nu pentru că produsul ar întrece în calitate altele de același fel.

Care este diferența între un pix „BIC” și un pix „MONT BLANC”? În fond, ambele fac același lucru! Iar la scris pare mai comod pixul „BIC” decât pixul „MONT BLANC”! Dar la imaginea pe care o creează, pixul „MONT BLANC” este, categoric, în avantaj! În avantaj pentru cine? Pentru cei pentru care imaginea mărcii are și o altă semnificație, nu doar pe aceea de a identifica un produs în comparație cu altele de același fel.

Să luăm și cazul unui avocat! Ce spuneți despre cel îmbrăcat ponosit și cel îmbrăcat din cap până în picioare la și de la furnizorul Casei Regale „Alexandru Ciucu”? Să dezvoltăm puțin: a fi furnizorul Casei Regale este, în concepția consumatorului, sinonim cu calitatea și eleganța; de aceea, furnizorul Casei Regale care a fost ales ca furnizor tocmai pentru calitatea produselor sale, se va lăuda mereu cu această calitate. Și trebuie să admitem că nu este puțin lucru să fii ales de astfel de consumatori și că o atare alegere poate influența și alegerea altora. Așadar, dezvăluirea calității de furnizor al Casei Regale, asociată mărcii furnizorului constituie element de atracție și pare a fi folosit de către furnizor ca un adevărat „titlu de noblețe”. Furnizorul Casei Regale este mai „apropiat” Casei Regale, deci unui consumator asociat cu eleganța și calitatea, decât un alt producător de bunuri de același fel dar de la care Casa Regală nu cumpără. Or, și membrii Casei Regale își aleg produsele după calitatea pe care o asociază apoi mărcii și devin consumatori fideli, marca îndeplinindu-și, așadar, funcțiile pe care, în general, i le recunoaștem, chiar dacă ele sunt lipsite de sancțiune.

Ce spuneți despre cel îmbrăcat cu hainele purtătoare, ca marcă, ale numelui creatorului uniformei naziste, celebrul „Hugo Boss” sau despre avocatul care umblă cu un autoturism „Dacia” și cel care umblă într-un „Mercedes” sau un „Porsche”? Unii, puțini, vor spune despre primul, probabil, că este modest și plin de bună-cuviință și despre cel de-al doilea că nu este patriot și este sclifosit. Cei de care este interesat, cu adevărat, avocatul, adică acei clienți pe îi vizează el, vor spune că acesta din urmă este, cel puțin la nivelul aparențelor, care contează în alegerea clientului, un avocat de succes! Și aceasta (adică îmbrăcămintea, mașina, ochelarii, stiloul, purtătoare de mărci cunoscute și apreciate) îi creează un avantaj în raport cu modestul, chiar dacă modestul îmbrăcat este mai bun profesional. Pentru început, alegerea clientului va înclina în favoarea avocatului bine echipat din pricina imaginii pe care marca însăși (ori mărcile) o creează. Iar avocatul care conștientizează acest lucru va alege produsele de lux, produsele marcate cu semne distinctive bine cunoscute, celebre, pentru că acestea îl ajută în profesie. Iar aceasta nu este o falsă nevoie! Imaginea, aparențele, sunt trebuincioase în multe profesii!

Să luăm un alt exemplu: marca „Harley-Davidson” pentru motociclete! Gălăgioase, grele, greu de condus! Dar credem că puțini sunt motocicliștii împătimiți care să nu-și dorească o astfel de motocicletă, barem în garaj, dacă nu să o conducă pe (auto)stradă! Într-un interviu recent, directorul de vânzări al companiei Harley-Davidson Motor, Mark-Hans Richer, vorbea despre „stilul Harley” care ar avea la bază pasiunea celor care iubesc motoarele Harley-Davidson, stil care ar fi trăit de fiecare în parte „în felul propriu și conform propriului fler”, iar atașamentul admiratorilor și pasionaților de motociclete Harley ar avea influență asupra modului în care compania înțelege să-și dezvolte afacerea. Conform lui Richer,62% dintre femeile care au o motocicletă au ales Harley-Davidson pentru că Harley-Davidson înseamnă putere, libertate, o anumită atitudine față de viață”[1]. Adică nu pentru că motocicleta ar fi performantă!

Atașamentul față de produse și servicii, fidelizarea consumatorilor se realizează, așadar, prin intermediul mărcilor și, nu de puține ori, acest atașament al nostru conduce la „personificarea” mărcii care devine astfel parte din stilul nostru de viață. Conștienți de această forță a mărcii, ea devine, în mod necesar pentru întreprinzători nucleul, punctul forte al strategiilor și al studiilor de marketing care încearcă să ne câștige pentru și apoi să ne facă să fim loiali unui anume „brand”. Căci „luptele” publicitare date pe arena mijloacelor de comunicare în masă, pe internet, pe panourile publicitare și afișele care ne însoțesc pe străzi par a avea un unic țel: acela de a ne îndrepta pașii către casele de marcat cu brațele încărcate de produse purtătoare de mărci. Indiferent dacă produsele ne sunt sau nu necesare, dacă răspund sau nu nevoilor noastre. Le achiziționăm adesea atrași de marcă mai mult decât de produs.

Atașamentul publicului față de o marcă se măsoară în profituri și/sau pierderi pentru cel care fabrică sau comercializează sub respectivul semn distinctiv. Dar dacă profiturile și pierderile unei companii sunt în mod direct influențate de longevitatea mărcii, de gradul de inovație materializat în produse și servicii, de constanța în calitate, de modul în care dezvoltarea produsului sau serviciului rezonează cu publicul, nu mai puțin adevărat este că și „furtul” mărcilor și fabricarea produselor pirat au efecte dezastruoase. Ele pot fi dezastruoase atât pentru consumatori, pentru sănătatea și chiar pentru viața lor, cât și pentru producători, pentru câștigurile acestora.

Trebuie să privim totuși, mărcile, și dintr-o altă perspectivă. Conform doctrinei și jurisprudenței majoritare, o singură funcție a mărcii are sancțiune juridică. Este vorba de funcția de distincție între produsele de același fel ale competitorilor de pe piață. În această opinie, asupra funcțiilor mărcii, funcția esențială a mărcii este aceea de a distinge un produs de un altul asemănător, iar incapacitatea semnului de a fi distinctiv pentru un produs sau un serviciu are o sancțiune juridică: un atare semn nu poate constitui marcă, iar dacă a fost înregistrat, este anulabil. Nulitatea nefiind absolută, trebuie să admitem și se admite că pe piață pot exista și mărci lipsite de distinctivitate. Că pe piață există mărci tari și mărci slabe!

Perspectiva care ne interesează, însă, din punctul de vedere al contrafacerii este alta. Este aceea pe temeiul căreia susținem că marca are și o funcție (doar aparent) lipsită de sancțiune juridică: aceea de garanție a calității și în care am putea căuta chiar motivele pentru care refuzăm produsele contrafăcute și sancționăm pe contrafăcători.

În realitate, lucrurile sunt mai complicate. Un producător își identifică produsele prin semnul său spre a le distinge de ale concurenților și cu voința de a atrage clientela prin calitatea produselor sale. Așadar între capacitatea mărcii de a distinge produsele de ale concurenței și aceea de a garanta calitatea produselor nu se poate pune și nu trebuie pusă barieră. Producătorul își oferă produsele sub semnul său și o face asigurându-ne pe noi, consumatorii, de calitatea produselor sale și pe care el o consideră, cel puțin pentru început, corespunzătoare, iar noi, consumatorii, o vom judeca în timp și o vom accepta ca atare, respectiv conformă cu nevoile și gusturile noastre, atunci când această calitate ne satisface și pentru că ne satisface, rămânem clienți fideli ai produsului.

Marca ne permite să identificăm producătorul și să ne exprimăm satisfacția sau insatisfacția față de acesta, prin produs. De regulă, un produs bun este identificat de o marcă apreciată, iar producătorul care își apreciază și el munca, produsele și clientela se va strădui să ofere consumatorilor produsele sale de o calitate cât mai bună și constant bună. Și o va face însoțind produsele sale, aplicând pe produsele sale mărcile sale.

Produsele de proastă calitate nu vor fi însoțite niciodată de marca producătorului lor. Și aceasta pentru că spre a se vinde, produsele proaste trebuie să le imite pe cele bune. Pentru că nu sunt bune, ele nu se pot vinde decât dacă poartă acele semne distinctive, acele mărci pe care consumatorul le cunoaște și în care are încredere.

În acest punct al demonstrației noastre, credem că este greșit să se afirme că nu există nicio sancțiune în cazul în care marca nu-și poate îndeplini funcția de garanție a calității. Iar de această funcție de garanție a mărcii este interesat, în egală măsură, producătorul și consumatorul. Și ceea ce îi interesează pe cei doi, adică pe producător și pe consumator, trebuie să intereseze și pe legiuitor și pe judecător.

2. De când se contrafac mărcile și de când se pedepsește furtul de mărci?

Știm (deși unii contestă) că mărcile se folosesc de foarte mult timp. Unii spun că originea mărcii s-ar afla în însemnul folosit de zeița asiro-babiloniană a dragostei, a războiului și a fertilității Ishtar, și anume în steaua în frunte aplicată animalelor sale și care îi permitea a le recunoaște în mâna oricui s-ar fi aflat pe nedrept. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că marca a servit, la începuturi, la prevenirea furturilor și identificarea hoților pentru recuperarea bunurilor.

În context, amintim că la noi, și azi stăpânii de oi, atunci când le trimit primăvara la stână, aplică semne de recunoaștere pe animalele ce le dau în grija ciobanului (de regulă, pete de vopsele de culori și forme diferite aplicate în locuri diferite ale corpului) spre a le identifica atunci când se întorc toamna și sunt restituite proprietarului. Dar tot o marcă este și aceea a fermierilor americani care își aplică semnul propriu cu fierul înroșit (barbar procedeu de identificare a animalului!) pe coapsa animalului, procedeu care se află la originea cuvântului „brand” și a derivatelor acestuia.

Contrafacerea nu este un fenomen de dată recentă: conform unor autori, primele obiecte contrafăcute datează de acum 8000 de ani, dar atunci, ca și o lungă perioadă de timp din era creștină (undeva până la începuturile dezvoltării meșteșugurilor și a breslelor) contrafacerea era un fenomen izolat și fără impact notabil asupra producătorilor și consumatorilor. Mărturii ale folosirii mărcilor în urmă cu zece mii de ani, deși contestate de unii autori că ar fi reprezentat mărci, există, cum există și dovezi, mai aproape de noi, privind contrafacerea unor mărci. Este cazul, între altele, a mărcii Fortis, aparținând unei fabrici de lămpi din Lucerna, datând din secolul al II-lea d.H. și care ar fi fost contrafăcută pe întreg teritoriul Imperiului Roman[2]. Marca a supraviețuit atât timpului, cât și uzurpării ei, astăzi fiind o marcă foarte cunoscută în domeniul bancar (fost grup financiar belgian, furnizor de servicii bancare și de asigurare, preluat de BNP Paribas) și în domeniul ceasurilor.

Că fenomenul contrafacerii căpătase proporții în Europa și îngrijora în egală măsură pe producători și autoritățile statale, în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, o demonstrează măsurile organizatorice și actele de autoritate ce au fost luate de bresle, respectiv de monarhi. Biserica era și ea, mai demult chiar, decât breslele, preocupată de fenomenul contrafacerilor, dar din motive diferite, așa cum vom vedea mai jos.

Breslele de meșteșugari au început să folosească mărcile, au instituit condiții pentru folosirea lor, controlau această folosire și îi urmăreau pe contrafăcători, convingând și autoritățile de necesitatea nu doar a existenței și a distinctivității lor, ci și de necesitatea pedepsirii severe a încălcărilor.

Astfel, avem dovada că printr-o ordonanță din 1534 a Regelui Francisc I al Franței (ce rol important a avut acest rege pentru Franța și cultura franceză, dar și pentru justiția franceză, obligată de către el să-și motiveze hotărârile și să o facă în limba franceză!) s-a stabilit că mărcile trebuie să fie diferite unele de altele, iar Carol Quintul (cel mai mare împărat al Sfântului Imperiu Romano-German și adversar pe câmpul de luptă al lui Francisc I) a introdus printr-un edict din 1544 pedeapsa cu tăierea mânii drepte pentru falsificatorul unei mărci, pedeapsă ce a fost mai târziu înlocuită cu amenda și, în caz de recidivă, cu munca la galere.

Și se cuvine a-i aminti pe cei doi monarhi nu doar pentru rolul lor important în istoria mărcilor, ci și pentru rolul lor de protectori ai artelor și ai artiștilor, pentru dragostea lor pentru artă și respectul lor pentru creatori. Cum trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, amintim aici că Francisc I a achiziționat și a dus la Paris celebra pictură Mona Lisa („botezată” de francezi „Gioconda”, piesă care face faima celui mai celebru muzeu parizian și deliciul vizitatorilor acelui muzeu, după ce, înainte de a deveni piesă de muzeu, a „tronat” în camerele lui Francisc I, Ludovic al XIV-lea și Napoleon Bonaparte). La rândul său, Carol Quintul a rămas în istoria proprietății intelectuale pentru gestul neobișnuit pentru un rege, pe care l-a făcut în fața întregii sale Curți, acela de a-i fi ridicat pictorului Tiziano[3] (cel numit încă din timpul vieții „un soare printre stele”) pensula scăpată pe podea. Pe Tiziano, Carol Quintul l-a angajat pentru a-i face portretul (pictorul lucrând apoi pentru împărat vreme de zece ani), iar tablourile acestuia, monarhul le-a luat cu sine atunci când, abdicând (în anul 1556), s-a retras la Mănăstirea Yuste.

Istoria proprietății intelectuale este plină, însă, de falsuri, de contrafaceri, de furturi. Am putea aminti aici că inventarea procedeului de fabricare a hârtiei, neschimbat până în zilele noastre, este atribuită chinezului Tsai Lun, dar că există astăzi dovezi greu de combătut, conform cărora hârtia se fabrica în China cu 170 de ani mai înainte, afirmându-se că Tsai Lun nu a făcut decât să perfecționeze un procedeu deja existent. Este, însă, și mai cunoscut faptul că atât de valoroasa (pentru cultură, în general și pentru istoria proprietății intelectuale, în particular) invenție a lui Gutenberg, tiparul cu litere mobile (invenție care îi este atribuită aproape în unanimitate de istorici), era cunoscută cu peste 800 de ani mai înainte, de către chinezi și coreeni, într-un muzeu din Londra păstrându-se o mult mai veche tipăritură chineză, decât Biblia tipărită de Gutenberg la 1455 (după alții, în 1452). Dar ceea ce, totuși, nu i se poate contesta și nu i se contestă lui Gutenberg este faptul că a realizat alte două invenții care au permis construirea și funcționarea tiparului: aliajul din care se turnau literele mobile, aliaj care trebuia să fie suficient de moale și de rezistent, încât să permită turnarea cu ușurință a caracterelor tipografice și cerneala folosită în tipografie care trebuia să fie suficient de aderentă, rezistentă în timp și consistentă, încât să poată fi întinsă pe plăcile tipografice, cu ușurință, să lase urmele literelor pe suport și să reziste timpului.

Contrafacerile par a face parte din viața noastră. Istoria este plină de contrafaceri și acestea nu au ocolit nici un domeniu al proprietății intelectuale: operele scrise (scrisori, cărți), operele de artă (cântece, picturi), invențiile, desenele și modelele și nici mărcile, dar nici banii, hârtiile de valoare și, în general, orice se poate falsifica și poate aduce folos.

Între exemplele celebre de contrafacere putem aminti pe acela al unui mistificator care a reușit să înșele pe un mare matematician, dar și amator de autografe, CHALLES, vânzându-i, pentru o sumă considerabilă de bani, o falsă scrisoare a lui Lazăr adresată lui Iisus, prin care muritorul îi mulțumea Mântuitorului că l-a înviat din morți.

Am spus mai înainte că Biserica era preocupată de contrafaceri cu mult înaintea breslelor. Cu multe secole înainte de înființarea Inchiziției, vânzătorii ambulanți de relicve și sacramente false, reprezentau una dintre cele mai teribile plăgi ale Europei Creștine. Era, spun cercetătorii Inchiziției, o vermină și, ca și vermina, era imposibil să o distrugi. Când izbuteai să o stârpești într-un loc, ea apărea într-altul. Toți preoții bine-intenționați și papii îi denunțau, luptau împotriva lor, dar fără nici un rezultat. Îndeletnicirea lor era una din cele mai lucrative și cele mai greu de dovedit. În 1274, Umberto de Romani, ex-general în Ordinul Dominicanilor, declara că aceste vânzări expuneau Biserica derâderii și cereau erezia. Una din primele sarcini ale Inchiziției, spunea Papa Alexandru IV, este stârpirea acestui comerț scandalos. Părerea aceasta a fost încorporată în legile canonice. Din câte se știe, totuși, numai o singură măsură a fost îndreptată contra unui vânzător de felul acesta. În 1289, când un învățăcel, Gerenger Pomili, a fost adus înaintea inchizitorului Guillaume de Saintere-Seine și a mărturisit că a practicat această îndeletnicire timp de 30 de ani, pretinzând, însă, că toate beneficiile le-a consacrat clădirii de biserici și altor fapte pioase, acest fapt i-a adus achitarea”[4].

Comerțul cu sacramente false a fost, se pare, unul dintre motivele înființării Inchiziției. Inchiziția nu a reușit să stârpească, însă, mizerabila îndeletnicire a comerțului cu produse contrafăcute, reușind să devină prin abuzurile săvârșite în cercetarea și judecarea „ereticilor” suficient de odioasă spre a fi ea însăși desființată. Dar atunci când Inchiziția a fost desființată, fenomenul contrafacerilor se mutase, deja, pe tărâmul bunurilor de consum realizate de întreprinzători.

Fenomenul s-a dezvoltat continuu până în zilele noastre, demonstrându-se cât de profitabilă este contrafacerea, cât de mare este vanitatea oamenilor, cât de mare poate fi magia produselor contrafăcute și cât de ușor se lasă oamenii pradă produselor contrafăcute.

De exemplu, în fața a numeroase afirmații și a unor susțineri lipsite de logică, în lume și, în principal în SUA, ar exista peste 9.000 de tablouri semnate de Rembrandt. Compatrioții pictorului, în pofida imenselor câștiguri pe care comerțul cu tablouri l-a adus Olandei, chiar dacă multe dintre acestea erau contrafaceri, au simțit nevoia de a clarifica lucrurile, spunând adevărul. Dacă ar fi adevărată afirmația referitoare la numărul de tablouri semnate de Rembrandt, aceasta ar însemna că olandezul, atât de talentat ca pictor și merituos în afirmarea și nașterea drepturilor de proprietate intelectuală, pe care, însă, nu s-a sfiit nici el să le încalce atunci când a avut ocazia (se știe că el achiziționa tablourile altor pictori pe care le modifica și apoi le semna, ori că semna și tablourile ucenicilor din atelierul său, deși ele nu îi aparțineau), a realizat câte un tablou la o zi și jumătate din viața sa artistică, ceea ce este, evident, imposibil. Cercetătorii olandezi au demonstrat însă, recent, zguduind galerii, colecționari, capete încoronate și muzee dintre cele mai vizitate, că pe seama olandezului nu pot fi puse mai mult de 900 de tablouri!

Nu e mai puțin adevărat că acuzația de contrafăcători a fost adusă multora și uneori pe nedrept. Între cei acuzați pe nedrept, noi am putea să amintim, nu doar pe primul dintre scriitorii (considerați ca atare), români, adică pe Neagoe Basarab (și Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie), ci și pe atât de actualul Caragiale, dar și pe Eminescu, pe Blaga, pe Rebreanu, adică pe cei mai mari dintre scriitorii cu care ne mândrim și care trebuiau să fie defăimați, nu doar pentru că geniul naște invidie, naște dușmănie, ci și pentru că, pentru netalentații lipsiți de putere creatoare, geniul altora nu poate rămâne nepedepsit.

Istoria este plină nu doar de acuzații de contrafaceri în toate domeniile proprietății intelectuale, ci și de dovezi concrete ale contrafacerilor. În cazul mărcilor, însă, contrafacerile au cunoscut o creștere care a depășit-o pe cea a creșterii economice de la debutul Revoluției Industriale până în zilele noastre. Astăzi totul se contraface. Cu cât un produs este mai valoros, mai bine cotat, mai scump, mai profitabil pentru cel care îl realizează și îl vinde, cu atât se contraface mai mult.

Contrafacerea nu iartă și nu exclude niciun domeniu: de la medicamente până la piese de mașini și de avioane, de la haine până la jucării, de la mâncare și băuturi până la electronice și electrocasnice, de la cosmetice și produse de igienă până la materiale de construcții, de la produse de papetărie până la accesorii vestimentare, totul se contraface pentru că produsul contrafăcut aduce câștiguri însemnate contrafăcătorului. Și e greu de spus în care anume domeniu contrafacerile sunt mai periculoase.

Este greu de spus dacă medicamentele contrafăcute și care sunt cel mai adesea lipsite de principiile active, ori în care principiile active sunt sub limita necesară, sunt mai periculoase decât piesele de mașină ori de avion contrafăcute, în privința consecințelor. Este, desigur, la fel de greu de spus, dacă sunt mai periculoase băuturile alcoolice contrafăcute ori alimentele contrafăcute, decât produsele cosmetice, obiectele de îmbrăcăminte sau țigările. Consecințele contrafacerilor asupra sănătății și a vieții oamenilor sunt, însă, greu de evaluat și este foarte posibil ca pe unele dintre ele să nu le sesizăm ori să nu le înțelegem vreodată. În mod cert, însă, ele aduc câștiguri mari contrafăcătorilor.

China este creditată ca fiind producătoare a 80% din bunurile contrafăcute, puse în circulație în lume. O fi, oare, foarte corectă această acuzație?

Producția de jucării pentru copii este și ea, din motive lesne de înțeles, localizată în China, în provincia Guangdong fiind între 5.000-8.000 de fabrici de jucării. Cea mai mare parte a fabricilor aparțin, însă, grupului american Mattel, care, în anul 2002, și-a transferat în totalitate fabricile în afara SUA, China fiind destinația preferată. În această țară, în industria jucăriilor lucrează, în prezent, peste 1,5 milioane de persoane, proprietarii fabricilor nefiind, însă, așa cum am arătat deja, chinezii spre care arătăm cu degetul adesea, ci investitorii occidentali mânați acolo de câștigurile fabuloase, iar nu din vreo preocupare serioasă pentru sănătatea copiilor și a părinților lor. Viața a demonstrat, însă, că la între 10% și 20% din jucăriile fabricate în China, piesele se detașează, provocând accidente pentru copii (se afirmă că 9 jucării din 100 prezintă astfel de pericole pentru copii). Că un mare număr de jucării sunt vopsite în vopseluri care conțin substanțe toxice care se asimilează în ficat, rinichi, creier, așa cum este plumbul (cel mai frecvent produs toxic identificat în și la jucării) și care au efecte grave și ireversibile asupra organismului: retard mintal, hipertensiune, tulburări neuromotorii, paralizie, sterilitate, cancer.

Jucăriile fabricate în China reprezintă 10% din cifra de afaceri din lume și 12% din cea europeană. O cifră de afaceri estimată cu câțiva ani în urmă la peste 50 miliarde de dolari. Este de înțeles, așadar, atracția uriașă pentru contrafacerile în acest domeniu. Dar avem acum și motive spre a fi mai reticenți atunci când acuzăm sau îi învinovățim pe chinezi de a fi „maeștri” ai contrafacerilor.

În Uniunea Europeană, mai mult de 10% din piesele detașate pentru automobile provenind, în principal, din Asia, dar și din țări din bazinul mediteranean, sunt contrafăcute, iar cercetările demonstrează că aceste piese se comportă uneori ca adevărate ghilotine pentru că nu respectă standardele constructorului. Produsele contrafăcute în acest domeniu sunt dintre cele mai periculoase pentru consumatori. Dar ele pun sub semnul îndoielii și calitatea victimelor drepturilor de proprietate intelectuală încălcate, respectiv a marilor producători de autoturisme, între care amintim Peugeot și Renault.

În domeniul aviației este demonstrat că mai multe accidente în care au murit sute de persoane au fost cauzate de folosirea, fie cu ocazia construcției, fie cu ocazia reparațiilor, de produse contrafăcute. De exemplu, la un aparat Boeing aparținând American Airlines, prăbușit în 1995 în Columbia, au fost descoperite peste 500 de piese contrafăcute. Se afirmă, de asemenea, că aterizările forțate ale unor avioane se datorează în bună măsură pieselor contrafăcute. Că tot o piesă contrafăcută este și cauza catastrofei din iulie 2000 a unui avion Concorde lovit pe pistă de o piesă a altui avion ce s-a demonstrat că era contrafăcută. Domeniul aviației este între cele mai sensibile la contrafaceri, pentru că pentru companiile aeriene, nu doar pentru a se dezvolta, ci chiar pentru a supraviețui, important este nivelul de securitate pe care îl oferă, dovadă ceea ce s-a întâmplat recent cu compania de zbor malaieziană, care a hotărât să-și schimbe până și numele (nefiind stabilit până la această dată dacă cel puțin unul dintre accidente nu se datorează tot unei contrafaceri).

În domeniul industriei de tutun, nivelul contrafacerii este uriaș, poate între cele mai mari dintre toate domeniile producției. Franța, de exemplu, a evaluat la peste 21% produsele contrafăcute de pe piața sa în anul 2004. Produsele de tabac contrafăcute sunt, însă, între cele mai periculoase, cercetările demonstrând că ele conțin de 3 ori mai mult arsenic, de 5 ori mai mult cadmium, de 5,8 ori mai mult plumb, cu 160% mai mult gudron, cu 80% mai multă nicotină și cu 133% mai mult monoxid de carbon decât cele necontrafăcute.

În domeniul medicamentelor, lucrurile stau la fel: cele mai contrafăcute sunt cele mai scumpe, adică cele din domeniul cancerului. Dar piața medicamentelor este plină de contrafaceri, iar bolnavii și, mai ales bolnavii grav sunt dispuși la sacrificii mai mari decât cei sănătoși. Medicamentele pentru cei grav bolnavi sunt mai scumpe și, în consecință, contrafacerile de medicamente pentru aceștia sunt mai profitabile și mai multe.

În domeniul băuturilor alcoolice, contrafacerile sunt, de asemenea, numeroase. În Rusia se estimează că 50% din băuturile alcoolice sunt contrafăcute. Cât privește România, să amintim că pe piață, în toate magazinele se găsește un produs foarte căutat: Busuioaca de Bohotin. Numai că la cantitatea de vin vândut sub această marcă, ar trebui ca zona geografică în care se produce să fie de câteva zeci de ori mai mare decât este în realitate.

Este, de aceea, firească preocuparea consumatorului pentru produsele originale, este firească și preocuparea producătorilor și a distribuitorilor pentru stoparea fenomenului contrafacerilor. După cum este obligatorie preocuparea autorităților pentru combaterea acestui fenomen. Pentru că autoritatea este datoare să aibă grijă de sănătatea cetățenilor, dar și de veniturile pe care le realizează. Contrafacerile sunt, însă, greu de stăvilit.

Constatăm că în timp, în pofida măsurilor de tot felul și care urmăresc, în egală măsură, protecția titularilor de drepturi, a consumatorilor, dar și a bugetelor statelor, fenomenul contrafacerii a luat amploare și s-a dezvoltat direct proporțional cu dinamica comerțului.

Dovada: în anul 2008, conform statisticilor credibile, aproximativ 7% din bunurile comercializate în întreaga lume erau contrafăcute, în timp ce tranzacțiile cu astfel de mărfuri au fost estimate la aproape 500 de miliarde de dolari[5]. Dar, pentru anul 2013, estimările sunt între 7-10%, iar valoarea tranzacțiilor cu produse contrafăcute a crescut la 600 miliarde de USD.

Fenomenul contrafacerii demonstrează că se află în expansiune continuă, iar nu în scădere. De exemplu, timp de trei ani (între anii 2004-2007), numărul produselor contrafăcute confiscate la granița Uniunii Europene a crescut de trei ori, majoritatea produselor având proveniență China, Thailanda, Taiwan, Pakistan sau chiar Turcia și Rusia[6]. În acest context, pe bună dreptate s-a afirmat că mondializarea economiei este dublată de o mondializare a contrafacerii[7]!

Astăzi, încălcările drepturilor de proprietate intelectuală sunt strâns legate de criminalitatea organizată (se spune că și de terorism, iar legătura între contrafaceri și terorism, în măsura în care este adevărată, justifică și mai mult nevoia de a combate fenomenul[8]), dezvoltarea internetului și a comerțului electronic permițând o distribuire instantanee a produselor piratate în toată lumea, fără a putea oferi, însă, nici o garanție în privința originii și a calității, chiar dacă produsele sunt purtătoare de mărci. Dar contrafacerea are și un impact uriaș asupra bugetelor statelor afectate de acest fenomen, descurajează investițiile celor corecți, are efecte nocive în privința locurilor de muncă, pentru că transferă economia în zona gri și neagră, are efecte asupra sănătății și a vieții noastre și, desigur, are efecte în ce privește încrederea pe care fiecare dintre noi ne-o punem în originea și calitatea bunurilor purtătoare de mărci pe care le achiziționăm.

Pierderile cauzate de contrafacere întreprinzătorilor, titularilor de mărci, dar și statelor sunt uriașe. Consecințele nefaste ale contrafacerilor se produc nu doar de partea titularilor de mărci, ci și de partea consumatorilor. Contrafacerea trebuie combătută și pentru că denaturează concurența, pentru că prin lipsa de onestitate, contrafăcătorul obține profituri în dauna celui care a investit în marcă și în bunurile pe care le produce, cu însemnate eforturi, trebuie combătută și pentru că încălcarea oricărui drept, nu doar a dreptului la marcă, nu poate fi tolerată.

Reacțiile în fața contrafacerilor și încercarea de a combate fenomenul sunt multiple și diverse. Greu de controlat și aproape imposibil de stopat, fenomenul contrafacerii are azi dedicate chiar și muzee. Este vorba despre Muzeul Contrafacerii de la Paris, care s-a înființat în 1951 la inițiativa Asociației Fabricanților francezi sub conducerea lui Gaston-Louis Vuitton, fiul celebrului Louis Vuitton, a cărui marcă este, conform statisticilor, cea mai contrafăcută și Muzeul Bunurilor Contrafăcute din Bangkok, Tailanda (țară cunoscută și ea ca patrie a bunurilor contrafăcute, alături de China, Taiwan, Rusia, Turcia) care a început să-și formeze colecțiile în anul 1980. Scopul muzeelor (deopotrivă și al Asociației Fabricanților Francezi) este unul educativ și de conștientizare a efectelor negative ale contrafacerii asupra vieții noastre. Acesta este motivul pentru care, în îndeplinirea acestui scop, colecțiile muzeelor se înnoiesc neîncetat.

3. Acțiunea în contrafacere

Produsele contrafăcute sunt nocive, pierderile provocate de contrafaceri titularilor de drepturi, dar și economiilor satelor sunt uriașe, beneficiile contrafăcătorilor, afară că sunt și ele uriașe, sunt pe nedrept obținute și sustrase de la impozitare, astfel că asupra necesității combaterii fenomenului nu există nicio îndoială. Dar dacă fenomenul este sau nu eficient combătut, este greu de spus. Statisticile demonstrează, totuși, că fenomenul nu este în regres, ci, dimpotrivă, în creștere, că pierderile pentru titularii de drepturi și state sunt și ele în creștere, aceasta însemnând că și câștigurile contrafăcătorilor sunt în creștere.

Cât despre consumatori, prejudiciile pe care aceștia le încearcă sunt greu de stabilit. Cu siguranță, acestea sunt mari: siguranța, sănătatea și chiar viața le sunt puse în pericol de produsele contrafăcute. Chiar dacă nu conștientizăm acest lucru: uneori deloc, alteori insuficient și, nu de puține ori, suntem nu doar indiferenți, ci chiar toleranți cu fenomenul, ori chiar îl încurajăm, prin simplul fapt că achiziționăm produse, conștienți că acestea sunt contrafăcute.

Care sunt modalitățile de combatere a contrafacerilor? Pentru particulari, aceștia nu au decât soluția de a se pune la adăpostul legii și a acționa împotriva uzurpatorilor, prin acțiunea în contrafacere. Eventual, completată cu acțiunea în concurență neloială. Asupra acțiunii în contrafacere ne-am propus să ne oprim aici, acum, nu însă înainte de a încerca o definire a noțiunii de contrafacere și a naturii juridice a dreptului la marcă.

3.1. Despre contrafacere în general

În Dicționarul Explicativ al Limbii Române, contrafacerea este definită ca fiind reproducerea în scop fraudulos a unui bun, produs, obiect original. Înseamnă falsificarea produsului. Este o definiție prea largă, și prea vagă și, prin aceasta, generatoare de confuzii în materia de care ne ocupăm, pentru că falsificarea produsului nu presupune în mod necesar, falsificarea semnului său distinctiv, a mărcii.

A contraface o marcă presupune a întreprinde o acțiune de natură să aducă atingere dreptului exclusiv asupra mărcii, așa cum este recunoscut și protejat de lege.

Contrafacerea în materie de mărci înseamnă producerea de mărfuri pirat și/sau punerea pe piață a produselor piratate, purtătoare de semne distinctive, adică de mărci, aparținând altuia. În sensul și cu sensul de care ne ocupăm, contrafacerea presupune că pe un bun produs de contrafăcător se aplică marca altuia spre a induce în eroare pe consumator cu privire la adevăratul producător al acestuia. În cazul contrafacerii care ne preocupă, marca este aceea care este folosită în chip fraudulos, prin marcă produsul se „falsifică”, în sensul că i se atribuie o altă origine, decât aceea reală. I se atribuie prin marca aplicată o origine care face produsul vandabil sau mai bine vandabil. I se atribuie o origine care va determina pe consumator să achiziționeze produsul cu convingerea că provine de la titularul mărcii. De la un întreprinzător cu ale cărui produse este obișnuit ori ale cărui produse știe că îl satisfac calitativ și că sunt sigure.

Insatisfacția generată de produsul contrafăcut va determina pe consumator să-l caute (nu neapărat la propriu, o poate face și la figurat) pe titularul mărcii, spre a-i reproșa calitatea produsului, iar nu pe contrafăcător. Îl va determina, cu siguranță, să renunțe la produsele acestuia atunci când încrederea în produsele sale îi va fi înșelată de produsele contrafăcute. El va transmite insatisfacția sa și altora, propagând, astfel, starea de neîncredere în produsele întreprinzătorului corect, asupra căruia se vor răsfrânge, însă, efectele actelor de contrafacere.

Remediul împotriva actelor de uzurpare a mărcii este acțiunea în contrafacere. Și, aparent, legea română a mărcilor este în acord cu dreptul comunitar și de natură a asigura un grad de protecție suficient pentru titularii de mărci și a le asigura acestora atât recuperarea mărcii, cât și dezdăunarea pentru pagubele suferite. În realitate, Legea nr. 84/1998 suferă, totuși, de un viciu: în legea specială, contrafacerea este privită în principal ca faptă penală și mult prea vag, în art. 44, care prevede drepturile și obligațiile izvorâte din contractul de licență, ca o faptă de natură a genera în plan civil „acțiunea în contrafacere”. Or, sancțiunea penală trebuie să fie întotdeauna ultima în ierarhia sancțiunilor care se aplică actelor ilicite (spre a se da eficiență principiului ultima ratio).

Istoria a demonstrat, de altfel, că severitatea excesivă a legii face ca aceasta să fie inaplicabilă. De exemplu, printr-o lege adoptată în anii Revoluției Franceze (anul XI Germinal), dispoziție reluată și în Codul Penal, pedeapsa pentru cei care contrafăceau ori foloseau mărci false era galera, dar această severitate a legii nu a avut rezultatele scontate, nu a avut efectul de intimidare a fraudei scontat de legiuitor. Este motivul pentru care legiuitorul francez din 1824 a „îndulcit” legea revoluționară, reducând uzurparea mărcii la proporțiile unui simplu delict, pedepsit corecțional, ceea ce, spune Andre Bertrand[9], a făcut represiunea posibilă și eficace.

Nu mai puțin adevărat, că și în Codul francez al proprietății intelectuale, contrafacerea este definită, spune același André Bertrand, de o manieră relativ largă[10], termenul de „contrafacere” fiind susceptibil de a fi folosit pentru a califica atât în civil cât și în penal, toate atingerile care pot fi aduse unei mărci, cu excepția atingerilor aduse mărcii notorii care, din perspectiva art. L.713-5, atrag răspunderea civilă tradițională[11].

În termenii legii române a mărcilor (art. 90):
(1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârșirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare;
c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci, se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului de către terți, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;
c) identic sau similar cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Comparând textul de lege citat, care incriminează fapta de contrafacere ca infracțiune, cu textul care reglementează (fără a o spune în mod expres) temeiurile acțiunii civile în contrafacere (art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998), observăm că cele două texte se suprapun aproape în totalitate. Or, acest fapt este de natură a crea dificultăți în aplicarea legii, pentru că, aparent, legea română a mărcilor privește și sancționează contrafacerea doar ca faptă penală, iar nu și ca delict civil. Pe de altă parte, este de remarcat faptul că infracțiunea de contrafacere este sancționată (penal, evident) dacă fapta este săvârșită cu forma de vinovăție cerută de lege, adică intenție, în timp ce pentru răspunderea civilă nu este necesară săvârșirea faptei cu intenție. Desigur, acesta constituie un motiv suplimentar pentru ca acțiunea civilă în contrafacere să fie mai atractivă decât acțiunea penală, dar incoerența și insuficienta claritate a textelor de lege este de natură a crea confuzii care sunt păguboase.

Astfel, din analiza textelor de lege enunțate, cu privire la sancționarea actelor de contrafacere, putem trage următoarele concluzii:
– că legea nu condiționează existența faptei de contrafacere (nici în plan civil, nici în plan penal) de producerea vreunei pagube;
– că infracțiunea de contrafacere se pedepsește numai dacă a fost săvârșită cu intenție;
– că faptele prevăzute de art. 90 nu constituie infracțiuni dacă au fost săvârșite înainte de data publicării mărcii și, în mod similar, actele ilicite de folosire a mărcii (prin oferire, comercializare sau folosire pentru publicitate) nu vor putea fi interzise prin exercitarea acțiunii civile în contrafacere, dacă marca nu a fost publicată.

Din analiza acelorași texte de lege, mai putem concluziona și asupra clasificării actelor de încălcare a dreptului exclusiv asupra mărcii, în acte de contrafacere propriu-zisă și acte asimilate acesteia.

Contrafacerea propriu-zisă există atunci când are loc o reproducere identică sau quasi-identică a unei mărci protejate adică atunci când, fără consimțământul titularului mărcii, uzurpatorul folosește în activitatea comercială: i) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; ii) un semn pentru care, datorită faptului că este identic cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; iii) un semn identic cu marca, pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv ori în detrimentul renumelui acesteia.

Actele asimilate contrafacerii reprezintă:
1. actele de imitare a mărcii, prin imitație înțelegându-se copierea elementelor vizuale sau fonetice ale unor mărci, fie în condiții susceptibile să producă un risc de confuzie în percepția publicului (incluzând și riscul de asociere între semn și marcă), fie, în cazul mărcii de renume, susceptibile de a fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii sau al renumelui acesteia;
2. actele de folosire a mărcii contrafăcute sau imitate fraudulos, respectiv oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv și acordarea oricărei destinații vamale a produselor sub semnul contrafăcut, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate (adică actele prevăzute de art. 36 alin. (3) și art. 90 alin. (1) lit. b)-c) din Legea nr. 84/1998).

Viața demonstrează că titularii de drepturi acționează pe uzurpatori și contrafăcători în fața instanțelor civile și că atunci când sesizează organele de urmărire penală, satisfacția, dacă este obținută, este aproape întotdeauna tardivă. Este și acesta un motiv pentru care credem că Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice ar trebui amendată în sensul reglementării în cuprinsul său, mai amplu, a acțiunii civile în contrafacere. Și preluarea în Legea nr. 84/1998 a dispozițiilor cuprinse în OUG nr. 100/2005, eventual gândite în spiritul Directivei pe care o transpune în dreptul intern și nu în felul în care sunt traduse, ar fi de natură, și ea, a aduce legii plusul de noutate, dar și claritate de care e nevoie.

Nu ne vom ocupa aici de contrafacere ca infracțiune, limitându-ne la acțiunea civilă în contrafacere și specificul acesteia. Spre a-i determina natura specifică, natură care o face distinctă atât de acțiunea în răspundere civilă delictuală, cât și de acțiunea în revendicare, dar care are caractere ale ambelor acțiuni, vom examina mai întâi o altă chestiune, și anume aceea a naturii dreptului la marcă. Vom examina, cu alte cuvinte, motivul pentru care este nevoie de acțiunea în contrafacere ca o acțiune distinctă de aceea în revendicare, ori în răspundere civilă delictuală din dreptul comun.

3.2. Natura dreptului la marcă

Despre dreptul pe care înregistrarea semnului distinctiv ca marcă îl oferă titularului său, legea ne spune doar că este un drept „exclusiv”insuficient pentru a-i stabili natura juridică și, în același timp, suficient pentru a crea confuzii și dificultăți de interpretare.

Exprimarea evazivă a textului de lege este în detrimentul titularilor de drepturi care, confruntați cu un act de uzurpare, par că nu își pot apăra ferm dreptul asupra mărcii. Francezii, spre exemplu, nu s-au ferit să spună că dreptul la marcă îi conferă titularului său un drept de proprietate asupra mărcii pentru produsele sau serviciile pe care le desemnează (art. L713-1 Code de la propriété intellectuelle). Englezii au statuat că proprietarul unei mărci înregistrate are drepturi exclusive asupra mărcii, care sunt considerate încălcate prin folosirea mărcii în Regatul Unit fără consimțământul său (art. 9 alin. (1) din Trademark Act din 1994). Legea mărcilor din Republica Moldova (pe care o considerăm, fără nicio rezervă, deasupra legii române în calitate) statuează că înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia (în art. 9 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor).

Dezbaterile privind natura juridică a dreptului asupra mărcii au fost dintotdeauna, atât la noi cât și în sistemele de drept vecine, vii întru descoperirea celei mai potrivite calificări: este drept de proprietate? este drept de creanță? drept de clientelă? un drept asupra unor bunuri imateriale? Un drept sui generis? Un drept de monopol? Un drept al concurenței? Sau un drept al personalității?

Dintre toate calificările posibile, cele ce au suscitat și încă mai suscită un real interes sunt acelea de drept de proprietate și drept de creanță și/sau un drept de monopol. Vom prezenta în cele ce urmează motivele pentru care dreptul exclusiv asupra mărcii nu poate fi un drept de creanță, dar ar putea fi, dacă nu un drept de proprietate în accepțiunea clasică a acestui drept (respectiv sensul cu care suntem, în general, obișnuiți), oricum un drept real, iar în această analiză vom porni de la ceea ce ne spune legea. Or, Legea nr. 84/1998 dispune că:
– dreptul asupra mărcii ia naștere prin înregistrare (art. 4);
– dreptul asupra semnului înregistrat ca marcă este un drept exclusiv (art. 36);
– prin înregistrare, dreptul este protejat timp de 10 ani (art. 30 alin. 1);
– titularul are posibilitatea de reînnoire a perioadei de protecție la fiecare 10 ani (art. 30 alin. 2);
titularul dreptului poate renunța la marcă pentru toate ori numai pentru o parte dintre produsele și serviciile pentru care marca a fost înregistrată, depunând o declarație scrisă la OSIM (art. 45 alin.1);
pasivitatea titularului conduce la decăderea din drept (art. 46).

Așadar dreptul exclusiv asupra mărcii ia naștere de regulă prin înregistrare și, în mod excepțional, prin ocupațiune, însoțită, însă, de dobândirea notorietății pe teritoriul României. Dacă actul autorității care eliberează titlul de protecție este atributiv sau declarativ de drepturi, este de discutat. Legea condiționează, însă, protecția dreptului asupra mărcii de înregistrare și putem, credem, socoti că înregistrarea mărcii de către titular valorează act de apropriere, dar nu cu înțelesul pe care aproprierea o are în dreptul comun. Reamintim că în dreptul comun, prin apropriere se înțelege însușirea a ceva ce nu îți aparține. Or, în cazul proprietății intelectuale, din care admitem că face parte și dreptul la marcă, aproprierea are ca obiect bunuri care aparțin, în mod natural, celui care săvârșește actul de manifestare a voinței de a se comporta ca titular al dreptului asupra creației intelectuale.

În ce ne privește, admitem că mărcile sunt obiect al proprietății intelectuale, nu doar pentru că legea ori convențiile internaționale includ mărcile în această categorie. Suntem de părere că, de vreme ce marca trebuie să fie expresivă, concisă, plăcută ochiului și auzului, ușor de pronunțat, ușor de reținut, ușor de reprezentat, atractivă, actul de creare a unui semn suficient de distinctiv și atrăgător, ori de simplă alegere a unui semn este mult mai mult decât un banal act de apropriere a unui semn (creat el însuși sau aflat în domeniul public), este un act de creație (fapt pe care și legiuitorul l-a prevăzut, reglementând situația de confluență între dreptul asupra mărcii și un drept de autor sau un alt drept de proprietate industrială în art. 6 alin. 4 lit. c) și art. 47 alin. 1 lit. e) – anularea mărcii pentru motive relative de refuz).

Dreptul exclusiv asupra mărcii se naște prin înregistrarea sa la OSIM (ulterior examinării cererii de către OSIM, care decide înregistrarea semnului ca marcă), iar în cazul mărcii comunitare (înregistrată la OHIM), dreptul se consideră a fi dobândit începând cu data depozitului reglementar, dată anterioară examinării și înregistrării și care este data depunerii cererii. Și totuși, data depozitului nu coincide cu data creației mărcii, având pe acest tărâm o diferență notabilă cu alte creații intelectuale, cum sunt cele protejate prin drept de autor, în care dreptul ia naștere direct din faptul creației.

Totuși, dreptul exclusiv asupra mărcii mai poate lua naștere și prin ocuparea urmată de dobândirea notorietății pe teritoriul României, însă pentru aceasta trebuie îndeplinite exigențele art. 24 din Lege care definește criteriile în raport de care se examinează motivele de refuz privind marca notorie.

Legea definește marca notorie ca fiind marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă (art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998). O astfel de marcă beneficiază de protecție în virtutea notorietății sale, așadar putem afirma că dreptul exclusiv asupra unei mărci se poate dobândi și prin notorietate.

Considerăm necesară sublinierea caracteristicilor mărcii notorii pentru că, potrivit legii române, marca notorie poate fi opusă solicitantului care ar dori să o înregistreze pe teritoriul României, fără ca pentru formularea opoziției să fie necesară înregistrarea mărcii notorii. În ce privește, însă, celelalte drepturi, este de menționat că art. 36 din Legea nr. 84/1998 conferă un drept exclusiv titularului mărcii înregistrate, iar art. 90, când definește în alin. 2 contrafacerea, se referă, de asemenea, la marca înregistrată. Concluzia care se desprinde este aceea că titularul mărcii notorii nu are la îndemână acțiunea în contrafacere, decât în ipoteza în care aceasta este și înregistrată, iar nu și pentru ipoteza în care marca notorie nu este înregistrată. Și este de menționat că în dreptul francez, soluția este aceeași, doctrina arătând că titularul mărcii notorii neînregistrate nu are la îndemână decât o acțiune în răspundere civilă delictuală de drept comun, iar nu acțiunea specifică mărcilor, adică acțiunea în contrafacere.

Dreptul asupra mărcii nu este, cu siguranță, un drept de creanță. Este, însă dreptul asupra mărcii un drept de proprietate? Care au fost motivele pentru care legiuitorul român s-a ferit, atunci, să califice dreptul la marcă, drepturile titularului mărcii ca fiind drept de proprietate?

În dreptul comun, dreptul de creanță ia naștere dintr-un act juridic sau un fapt juridic, iar dreptul de proprietate, ne spune art. 557 din Codul civil, poate fi dobândit prin convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune și prin hotărâre judecătorească atunci când este translativă de proprietate prin ea însăși. Însă la origine, dreptul de proprietate a luat naștere prin apropriere a ceva ce se afla în jurul nostru, în natură, la dispoziția tuturor (res nullius), deoarece încă de la începuturile sale, mediul înconjurător l-a determinat pe om să-şi aproprieze anumite lucruri din preajma sa pentru a-şi satisface nevoile necesare existenţei: „necesitatea, dorinţa de a avea au făcut pe om să ridice arma împotriva semenului său. Este în fiinţa fiecărui om această dorinţă de a se simţi stăpân pe ceva. (…) Acest a avea a stimulat emulaţia dintre oameni, a adus progresul societăţii omeneşti şi tot el este acela care a animat de-a lungul mileniilor de viaţă ale neamului omenesc, conflictele dintre popoare”[12].

În ceea ce privește caracterele juridice, la fel ca dreptul real, în general, și dreptul de proprietate, în particular, dreptul asupra mărcii este un drept exclusiv (fiindcă așa îl definește legea) și un drept absolut, opozabil erga omnes (concluzie pe care o tragem din chiar definiția legii, care în art. 36 alin. 2 prevede că titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său …). Aceasta înseamnă că titularul este singurul și întrutotul îndreptățit a se bucura în mod absolut și exclusiv de toate prerogativele dreptului – usus, fructus, abusus.

De asemenea, dreptul asupra mărcii este, în principiu, temporar, fiindcă legea prevede ca perioada de protecție acordată prin înregistrare să fie de 10 ani de la data constituirii depozitului, cu posibilitatea pentru titularul mărcii de a reînnoi înregistrarea. Deși în principiu temporar, dreptul asupra mărcii poate deveni perpetuu prin voința titularului manifestată în reînnoiri succesive și nelimitate în timp.

În sens opus, însă, pasivitatea titularului dreptului la marcă poate conduce fie la pierderea dreptului (prin refuzul sau omisiunea de reînnoire a înregistrării sau prin nefolosirea efectivă a mărcii care conduce la decăderea din dreptul la marcă), fie la imposibilitatea de a mai solicita anularea mărcii ulterioare ori de a se opune folosirii mărcii ulterioare, identice sau similare (atunci când cu știință, titularul dreptului la marcă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, art. 48). Observăm, așadar, că uzucapiunea, privită ca o sancțiune a pasivității proprietarului în relația cu bunul său, ia o formă specifică și pe tărâmul dreptului asupra mărcii, unde persoana care, cu știință, a tolerat folosirea timp de 5 ani a unei mărci ulterior înregistrate, nu se mai poate opune folosirii acesteia și nici nu mai poate solicita anularea!

În contextul analizei pe care am făcut-o dreptului exclusiv asupra mărcii și caracteristicilor sale, comune cu ale unui drept real și nu cu ale unui drept de creanță și care ne fac să așezăm dreptul exclusiv asupra mărcii în categoria drepturilor reale, nu în cea a drepturilor de creanță, așadar în acest context urmează să analizăm și natura acțiunii în contrafacere și condițiile necesare a fi îndeplinite pentru exercitarea sa.

Trebuie, însă, subliniat faptul că dreptul exclusiv asupra mărcii, chiar dacă ar fi calificat ca un drept de proprietate, are un regim diferit de cel al proprietății în dreptul comun, determinat de conținutul dreptului, durata acestuia și principiul specialității mărcii, aceste caracteristici făcând necesară instituirea unui regim de protecție diferit de cel al proprietății din dreptul comun. 

3.3. Natura și condițiile de exercitare a acțiunii în contrafacere

Titularul unei mărci, atunci când îi este uzurpat dreptul, în temeiul prerogativelor sale absolute și exclusive pe care dreptul la marcă i le conferă, va cere încetarea încălcării dreptului de către uzurpator, va dori recunoașterea sa, de către uzurpator, ca unic îndreptățit a se bucura în mod exclusiv și absolut de prerogativele dreptului asupra mărcii sale, va solicita restabilirea pe deplin, în favoarea sa, a prerogativelor dreptului și va mai solicita întregul folos nelegal obținut de către uzurpator de pe urma exploatării bunului său (spre a se da, astfel, eficiență caracterului exclusiv al dreptului asupra mărcii).

Dreptul comun definește acțiunea în revendicare ca acea acțiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său (bun care, spre a fi revendicat, trebuie să fie întotdeauna material, fiindcă este dificil de imaginat – sunt autori care susțin că este chiar imposibil – exercitarea posesiei asupra unui bun imaterial) cere restituirea acestuia de la posesorul neproprietar. Deși revendicările titularului mărcii, atunci când exercită acțiunea în contrafacere împotriva uzurpatorului său, sunt aproape identice cu cele ale proprietarului care exercită acțiunea în revendicare, nu se poate pune semnul egalități între acțiunea în contrafacere și acțiunea în revendicare.

Nu trebuie ignorat, însă, faptul că acțiunea în contrafacere „se comportă” și ca o acțiune în răspundere civilă delictuală. Iar nu de puține ori, instanțele de judecată au analizat temeinicia acțiunii în contrafacere prin prisma condițiilor care trebuie întrunite spre a se atrage răspunderea civilă delictuală, adică: fapta ilicită, vinovăția, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu.

Așadar, între acțiunea în revendicare și acțiunea în contrafacere nu se poate pune semnul egalității, cum nu se poate face acest lucru nici în ceea ce privește raportul dintre acțiunea în contrafacere și acțiunea în răspundere civilă delictuală. Acțiunea în contrafacere este o specie a acțiunii în răspundere civilă delictuală și a acțiunii în revendicare, dar nu este nici una, nici alta. Acțiunea în contrafacere este un mijloc specific de apărare a dreptului exclusiv de proprietate intelectuală care poartă asupra unui bun imaterial. Prin ea, titularul își poate revendica dreptul asupra mărcii și poate cere sancționarea actelor de încălcare a drepturilor asupra mărcii, poate obține dubla satisfacție a revendicării bunului și a reparației prejudiciului sau, pur și simplu, obligarea uzurpatorului de a înceta actele de uzurpare atunci când acestea s-au produs, fără dezdăunare. O spunem de pe acum, prejudiciul nu este condiție de admitere a acțiunii în contrafacere, iar aceasta o deosebește esențial de acțiunea în răspundere civilă delictuală.

Fiind un mijloc specific de apărare a unor drepturi care, ele însele sunt sui-generis, în cele ce urmează vom analiza cine poate fi titular al acțiunii în contrafacere, care este forma de vinovăție cu care trebuie săvârșită fapta pentru a putea fi antrenată răspunderea (și dacă există o asemenea cerință) și necesitatea existenței sau pretinderii prejudiciului și evaluarea sa.

Calitatea de reclamant

Calitatea de reclamant în cadrul acțiunii civile în contrafacere o poate avea titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. O poate avea și licențiatul dintr-un contract de licență a dreptului la marcă, dacă are consimțământul titularului sau dacă, fiind titular al unei licențe exclusive, după ce a notificat titularul mărcii cu privire la actele de contrafacere, acesta din urmă nu a acționat în termenul solicitat de licențiat (art. 44 din Legea nr. 84/1998).

În cazul existenței mai multor titulari asupra dreptului exclusiv la marcă (atunci când s-a cerut înregistrarea mărcii în comun, potrivit art. 13 alin. (1) Legea nr. 84/1998), fiecare dintre titulari va putea acționa în judecată pe contrafăcător. Deși legea nu o prevede expres, suntem de părere că aceasta este soluția, fiindcă atâta vreme cât titularul licenței exclusive poate uza de acțiunea în contrafacere, cu atât mai mult o va putea face unul dintre titularii dreptului exclusiv care dețin marca în comun. În dreptul francez, însă, în caz de coproprietate asupra mărcii, fiecare dintre coproprietari va putea exercita acțiunea în contrafacere doar dacă are mandatul celorlalți titulari.

Este de subliniat, fără a dezvolta, întrucât am făcut-o deja, că titularul unei mărci notorii neînregistrate nu poate formula acțiune în contrafacere, dar are la îndemână o acțiune în răspundere civilă delictuală în condițiile dreptului comun.

Vinovăția

Despre vinovăție se cunoaște că reprezintă o condiție esențială pentru a putea fi admisă acțiunea în răspundere civilă delictuală din dreptul comun. Este, însă, compatibilă cerința existenței vinovăției cu admiterea acțiunii în contrafacere, adică a acțiunii în apărarea unui drept pe care legea îl califică „exclusiv” și despre care noi am afirmat că face parte din categoria drepturilor reale, iar nu din categoria drepturilor creanță? Poate fi absolvit uzurpatorul de răspundere, atunci când pretinde că a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii din culpă?

Răspunsul ar putea fi găsit în Legea nr. 84/1996 privind mărcile și indicațiile geografice, respectiv în art. 36 alin. 2 care nu face vorbire de folosirea cu intenție a mărcii (lucru firesc, spunem noi, de vreme ce același text definește dreptul asupra mărcii ca pe un drept exclusiv) atunci când stabilește titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său (…) Este firesc, spunem noi, ca un drept care conferă exclusivitate titularului său să poată fi ocrotit independent de atitudinea subiectivă avută de uzurpator față de actul de contrafacere și urmările acesteia (intenție sau culpă).

Cu toate acestea, OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială prevede că instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite (art. 14 alin. (1)). La o primă lectură, cele două texte de lege menite a garanta titularului dreptului exclusiv asupra mărcii protecția și despăgubirea în caz de uzurpare par a fi neconcordante. Legea nr. 84/1998 nu prevede nicio cerință pentru atitudinea subiectivă a uzurpatorului, OUG nr. 100/2005 pare a condiționa repararea prejudiciului cauzat titularului dreptului asupra mărcii de desfășurarea cu intenție a activității de contrafacere. Cu alte cuvinte, Legea nr. 84/1998 oferă protecție împotriva tuturor actelor ilicite susceptibile a atrage răspunderea contrafăcătorului pentru uzurparea dreptului asupra mărcii, iar nu doar împotriva celor săvârșite cu intenție.

Însă răspunsul la întrebarea: poate fi absolvit uzurpatorul de răspundere, atunci când pretinde că a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii din culpă? îl regăsim nu în natura juridică a acțiunii în contrafacere, cum s-ar putea crede la o primă vedere, ci în natura dreptului a cărui încălcare atrage răspunderea. Dreptul la marcă este un drept exclusiv, care comportă caracteristicile unui drept real. De esența oricărui drept real este opozabilitatea erga omnes și caracterele absolut și exclusiv al prerogativelor conferite de drept. În consecință, apărarea dreptului și repararea prejudiciilor aduse titularului trebuie să aibă loc independent de atitudinea subiectivă a celui care a încălcat dreptul și, prin aceasta, a provocat daune.

Dincolo de discuția cu privire la forma de vinovăție cu care poate fi săvârșit un act de contrafacere, ne exprimăm serioase rezerve față de faptul că este posibilă săvârșirea unui act de contrafacere din culpă. Art. 16 alin. (3) din Noul Cod Civil prevede că fapta este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deşi trebuia să îl prevadă. Iar culpa gravă există atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile interese. Rezervele noastre – fără însă a exclude că jurisprudența ne-ar putea releva, în viitor, o situație care să ne contrazică – se întemeiază pe următoarele: marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar din momentul publicării, dreptul exclusiv asupra mărcii devine opozabil terților; actele de contrafacere pedepsite (ne spune legea) sunt cele săvârșite în activitatea comercială, unde este puțin probabil ca întreprinzătorii care se află în concurență, să nu își cunoască competitorii și mărcile lor.

Având în vedere faptul că dreptul conferit de marcă este un drept exclusiv și așa fiind, titularul exercită și este îndreptățit să exercite singur toate atributele sale, toate celelalte persoane au obligația negativă opozabilă erga omnes de a nu face nimic de natură a aduce atingere dreptului titularului. Indiferent dacă atingerile ar fi săvârșite cu intenție sau din culpă. Din acest punct de vedere textul art. 14 alin. 1 din OUG nr. 100/2005, potrivit căruia instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite apare ca fiind inutil și în contradicție cu scopurile propuse prin actul normativ.

OUG nr. 100/2005 reprezintă transpunerea în dreptul intern a Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004. Potrivit art. 13 alin. (1) din Directivă (corespondentul art. 14 alin. (1) din OUG nr. 100/2005) statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru (…) o serie de măsuri. Directiva în varianta în limba franceză folosește exprimarea „au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, iar în limba engleză „the infriger who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity”.

Observăm că textul art. 14 alin. (1) din OUG nr. 100/2005 folosește exprimarea „va ordona persoanei care cu intenție (…)” și renunță la „sau având motive suficiente de a ști acest lucru”, exprimare pe care o găsim în toate cele trei traduceri menționate ale directivei. După cum am afirmat, prevederea citată se află în contradicție cu însuși scopul propus prin OUG nr. 100/2005, dat fiind conținutul expunerii de motive care însoțește actul normativ, potrivit căruia:
„Importanța unei astfel de reglementări s-a impus la nivel comunitar, cât și la nivel național, dat fiind amploarea fenomenului de contrafacere și piraterie a mărfurilor protejate ca obiecte de proprietate industrială și intelectuală (brevete, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice (…))
Procedurile stabilite prin prezentul act normativ respectă drepturile de apărare ale titularilor drepturilor de proprietate industrială și sunt însoțite de garanțiile necesare (…)
Sunt reglementate măsuri provizorii (…) precum și măsurile de reparare a prejudiciilor cauzate (…)
Situația extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată a fost creată de necesitatea transpunerii „Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European (…) în scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industrială și în interesul titularilor drepturilor de proprietate industrială (…).”

Dar prevederea citată se află în contradicție și cu natura declarată de legiuitor, a dreptului la marcă, aceea de drept exclusiv și a cărui încălcare trebuie să conducă la despăgubirea titularului său indiferent dacă uzurpatorul a acționat cu intenție sau nu! Iar vina pentru această reglementare o poartă, de această dată, și legiuitorul european, iar nu doar legiuitorul român.

Învestite cu soluționarea acțiunilor în contrafacere, instanțele noastre de judecată obișnuiesc să analizeze faptele deduse judecății pe tărâmul răspunderii civile delictuale. Într-o astfel de decizie[13], cu privire la existența vinovăției (contestată de către contrafăcător), instanța a considerat că „aflându-se părțile pe aceeași piață, este pertinentă afirmația instanței (n.n. – primei instanțe) în sensul că apelanta pârâtă cunoștea existența și obiectul de activitate al apelantei-reclamante. Totodată, atitudinea subiectivă a apelantei-pârâte (ce are calitatea de profesionist) față de existența mărcii înregistrate trebuie să fie examinată în alte coordonate decât cea a unui consumator.
Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de orice terț (cu excepția titularului de drepturi anterioare), care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, publicarea mărcii instituind o prezumție simplă în sensul că aceasta a ajuns la cunoștința terților. Prin urmare, contrar susținerilor apelantei-pârâte, este îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei intimate pentru fapta sa ilicită.”

În doctrina și jurisprudența franceză s-a spus că utilizarea mărcii de către un terț, în lipsa autorizării acestei utilizări de către titulari, constituie un act de contrafacere. S-a mai spus, totodată, că buna-credință (care se poate invoca spre a se pretinde o presupusă culpă) este inoperantă într-un proces civil în contrafacere, sancționarea contrafăcătorului fiind independentă de săvârșirea faptei de contrafacere cu intenție sau din culpă[14].

Pe de altă parte, credem că nu trebuie pierdut din vedere faptul că întreprinzătorii sunt profesioniști și că orice profesionist ar trebui să cunoască piața ori segmentul de piață în care își desfășoară activitatea. Profesionistul trebuie tratat cu exigență sporită pentru că este dator să se informeze, dar și să informeze corect pe consumator. Credem că profesionistul are o obligație, iar nu o facultate, de a cunoaște produsele concurenței și mărcile pe care concurența le folosește. Credem că profesionistul nu se poate pune la adăpostul neștiinței și că, așa cum spunea Mihai Eliescu, cel care se manifestă excesiv de mărginit nu poate fi prezumat că este de bună credință. Dimpotrivă!

Prejudiciul

Analizarea prejudiciului în cazul contrafacerii comportă mai multe probleme, și anume: este condiționată acțiunea în contrafacere de existența vreunui prejudiciu? dar atunci când cel vătămat prin contrafacere pretinde că a suferit un prejudiciu, cum se evaluează? atunci când prejudiciul produs nu poate fi reparat prin acțiunea în contrafacere, are la îndemână titularul dreptului o altă cale de a fi despăgubit?

Este condiționată acțiunea în contrafacere de existența vreunui prejudiciu? Poate exista contrafacere fără prejudiciu pentru titularul dreptului? Noi suntem de părere că existența, respectiv afirmarea și/sau reclamarea prejudiciului nu este o condiție sine qua non pentru ca acțiunea în contrafacere să fie admisibilă.

Răspunsul are la bază, pe de o parte, faptul că legea nu condiționează exercitarea acțiunii în contrafacere de existența unui prejudiciu. Mai mult chiar, legea prezumă prejudiciul atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
– titularul acțiunii este și titularul mărcii (sau titularul licenței exclusive a mărcii);
– uzurpatorii au folosit fără consimțământul său marca, iar
– folosirea a avut loc în activitatea comercială (art. 36 alin. (2)).

Acest răspuns la întrebarea dacă este necesară afirmarea și reclamarea prejudiciului are la bază, pe de altă parte, și faptul că, fiind vorba despre un drept pe care Legea mărcilor îl califică „exclusiv”, titularul acestuia nu trebuie să facă dovada prejudiciului, orice încălcare a unui drept exclusiv prezumând existența prejudiciului.

Dar se poate vorbi, oare, cu adevărat, de lipsa prejudiciului în cazul încălcării dreptului exclusiv la marcă?

Folosirea unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată, nu este de natură a provoca daune titularului mărcii? Simplul risc de confuzie nu reprezintă un prejudiciu pentru titularul mărcii? Simplul fapt că pe piață se află două produse de același fel, unele aparținând titularului legitim și altele uzurpatorului, contrafăcătorului, reprezintă sau nu un prejudiciu pentru titularul dreptului exclusiv la marcă?

Împrejurarea că prejudiciul nu poate fi cuantificat, este greu de cuantificat ori că nu este reclamat de către titular, nu înseamnă că prejudiciul nu există.

În plus, oricare ar fi modul în care titularul unei mărci se raportează la actul de uzurpare a mărcii sale, astfel cum am arătat în introducere, cel puțin o parte – consumatorul – este prejudiciată prin existența pe piață a unor produse aparținând unor întreprinzători diferiți și care poartă aceeași marcă sau semne asemănătoare. Acesta este motivul pentru care credem că titularului mărcii uzurpate trebuie să-i fie admisă acțiunea în contrafacere chiar și atunci când nu reclamă existența prejudiciului și repararea lui.

Așadar la întrebarea este admisibilă acțiunea în contrafacere în lipsa unui prejudiciu? răspunsul nostru este acela că da, este admisibilă, neexistând nici un impediment pentru promovarea acțiunii în contrafacere fără prejudiciu. Sau mai degrabă, fără a reclama un prejudiciu vizibil. Un prejudiciu palpabil și demonstrabil.

O atenție sporită trebuie să o acordăm, însă, riscului de confuzie. Este de esența protejării dreptului la marcă împotriva contrafacerii interzicerea folosirii fără drept a unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare, dacă există riscul de confuzie, ceea ce înseamnă că atunci când riscul de confuzie există, prejudiciul s-a produs deja. Chiar dacă este imposibil ori greu de cuantificat, căci o atare folosire, aptă a crea confuzie în rândul publicului cu privire la originea produselor contrafăcute, lipsește marca de funcția sa esențială, aceea de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora și, prin aceasta, ea este generatoare de prejudicii prin deturnarea clientelei, dar și în dauna clientelei care va fi dezinformată de adevărata origine a produselor.

Acesta este motivul pentru care nu ar putea fi primit argumentul conform căruia riscul de confuzie reprezintă doar o situație cu potențial de a produce prejudicii, fiind totuși necesar ca cel care invocă riscul să dovedească existența acestuia. Riscul de confuzie în cazul folosirii unui semn identic sau asemănător cu marca pentru produse identice sau similare este el însuși dăunător, la fel și actul de a folosi un semn identic cu marca pentru produse și servicii identice. Sunt dăunătoare aceste acte atât pentru cumpărători, cât și pentru titularul mărcii. Pentru consumator, pentru că el va achiziționa produse contrafăcute, de o calitate îndoielnică, pentru titularul dreptului pentru că îi este deturnată clientela. Calitatea produsului contrafăcut nu poate fi decât îndoielnică pentru că întreprinzătorul care produce și pune pe piață produse corespunzătoare calitativ, nu va folosi marca altuia, ci propria sa marcă. Pe când uzurpatorul, contrafăcătorul, se folosește de marca altuia cunoscând că produsele sale sunt inferioare produselor titularului mărcii uzurpate.

În același sens a statuat și instanța de judecată în soluționarea litigiului izvorât din acte de contrafacere, dedus judecății și despre care am făcut vorbire mai sus: „Existența contrafacerii creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită independent de dimensiunea folosirii mărcii de către titular, iar în cele ce preced, s-a arătat care sunt motivele pentru care prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu sunt în mod absolut legate de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate, în mod legal, prin raportare și la beneficiul injust al celui ce a săvârșit fapta.

Or, curtea constată că argumentația apelantei-pârâte ignoră principiile de bază ale protecției dreptului la marcă împotriva contrafacerii, unul dintre acestea fiind acela că legea a calificat drept faptă ilicită însăși folosirea fără drept a unui semn identic sau similar, pentru produse similare, dacă există riscul de confuzie. În aceste coordonate, legea prezumă că o atare folosire, aptă a crea confuzia consumatorului cu privire la originea produselor contrafăcute, este și generatoare de prejudicii, în caz contrar nu ar fi existat reglementarea cuprinsă în art. 36 din Legea nr. 84/1998, care permite titularului să ceară încetarea încălcării”[15].

Atunci când cel vătămat prin contrafacere pretinde că a suferit un prejudiciu, cum se evaluează acesta?

Deși nu este o condiție esențială pentru exercitarea acțiunii în contrafacere, problema prejudiciului este deosebit de importantă atunci când dreptul la marcă a fost uzurpat, când marca a fost contrafăcută prin aplicarea ei pe produse ce aparțin altuia decât titularul mărcii, iar titularul solicită repararea prejudiciului, astfel că se naște și problema evaluării acestui prejudiciu.

Deși atât de importantă această problemă, constatăm că Legea nr. 84/1998 nu oferă niciun criteriu de evaluare, iar OUG nr. 100/2005 este dificil de înțeles și generatoare de interpretări mai mult sau mai puțin discreționare, mai mult sau mai puțin străine de spiritul ce a animat pe legiuitorul european: OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, care transpune în dreptul intern Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul combaterii fenomenului de contrafacere reprezintă, în fapt, o traducere defectuoasă a menționatei directive (de altfel, nici e suficient de clară), o traducere care o face greu de înțeles și de aplicat în practică.

Fie că vorbim de daune materiale, constând în diminuarea vânzărilor prin înșelarea cumpărătorilor care nu disting între marcă și semnul uzurpator, fie că vorbim de daune de imagine, poate chiar mai grave și mult mai greu de reparat decât cele materiale, constând, spre exemplu, în asocierea mărcii cu produsele ori serviciile de calitate inferioară care poartă semnul asemănător sau identic cu marca, pagubele suferite de titularul unei mărci în cazul în care aceasta îi este uzurpată sunt evidente.

În cazul în care pe calea acțiunii în contrafacere, titularul unei mărci afirmă că a fost păgubit de uzurpatorul mărcii sale și solicită ca prejudiciul suferit să-i fie reparat, cum se vor evalua daunele suferite? Care este unitatea de măsură a daunelor materiale și cum vor fi calculate daunele de imagine și cele morale, ținând cont de principiul general al reparării integrale a prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită, respectiv acoperirea atât a prejudiciului efectiv cât și a beneficiului nerealizat (principiu confirmat și de art. 14 alin. 1 din OUG nr. 100/2005, care prevede că la cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite)?

Potrivit art. 14 alin. 2 din OUG nr. 100/2005, la stabilirea daunelor-interese, instanța judecătorească va lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat. Cu titlu de alternativă, instanța de judecată va putea fixa, pentru repararea prejudiciului, o sumă forfetară, pe baza unor elemente cum ar fi cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză (art. 14 alin. 2 din OUG nr. 100/2005).

Pierderea câștigului suferită de titularul mărcii vătămat de contrafacere, deși OUG nr. 100/2005 nu o spune în mod neechivoc, are, în mod firesc, drept corolar câștigul contrafăcătorului obținut din vânzarea produselor sau serviciilor purtând semnul identic sau asemănător cu marca. Sau, altfel spus, folosul realizat de către uzurpator prin faptul ilicit – uzurparea mărcii – este echivalent cu folosul nerealizat de către titularul dreptului exclusiv la marcă. Aceasta pentru că dreptul titularului asupra mărcii sale este exclusiv. Este absolut. Tot ceea ce produce o marcă trebuie să revină celui care are dreptul exclusiva supra mărcii. Numai într-o astfel de ipoteză titularului mărcii i se recunoaște dreptul exclusiv care presupune, între altele, că fructele se cuvin în totalitate titularului mărcii.

Repararea integrală a pagubelor materiale va avea loc în mod efectiv doar dacă autorul contrafacerii va fi lipsit de toate foloasele rezultate din actele de contrafacere, aceasta însemnând nu doar foloasele materializate în bani, profitul net, ci și orice altă valoare de înlocuire a banilor, orice bun sau serviciu care a fost achiziționat cu banii proveniți din actele de contrafacere, cum ar fi: salariile plătite angajaților, leasing-ul plătit pentru utilajele de producție, utilajele achiziționate în vederea dezvoltării liniei de producție, utilitățile plătite pentru fabricarea sau dezvoltarea produselor sau serviciilor care poartă semnul identic sau asemănător cu marca. Toate valorile achiziționate cu banii obținuți din contrafacerea mărcilor se constituie într-un beneficiu realizat de contrafăcător direct din activitatea de contrafacere, în sensul OUG nr. 100/2005 acesta fiind un beneficiu injust care trebuie să își găsească echivalentul în reparația acordată titularului mărcii.

Sunt opinii conform cărora prejudiciul încercat de titularul mărcii ar consta în profitul realizat de contrafăcător. Principial putem fi de acord cu acest punct de vedere, dacă prin profitul brut se înțelege tot ceea ce a obținut contrafăcătorul prin folosirea fără drept a mărcii altuia.

Nu toți sunt, însă, de aceeași părere. Unii socotesc că legiuitorul a avut în vedere, atunci când a folosit cuvântul „profit”, semnificația pe care acesta o are în dreptul fiscal în care, prin profit se înțelege diferența dintre veniturile realizate și cheltuielile făcute pentru realizarea acelui venit (cu corecțiile pe care legea fiscală le impune). O opinie pe care nu o putem împărtăși pentru că nu este de natură a da eficiență dreptului asupra mărcii recunoscut titularului și nici de natură a lipsi pe contrafăcător de beneficiul real obținut din exploatarea fără drept a mărcii altuia. De aceea, credem că în cazul în care probarea beneficiului injust realizat de contrafăcător se face prin efectuarea unui raport de expertiză contabilă care să releve cuantumul câștigurilor obținute de contrafăcător, reparația acordată titularului mărcii uzurpate trebuie să fie echivalentul profitului realizat de uzurpator prin vânzarea produselor și serviciilor purtând un semn identic ori asemănător semnului înregistrat ca marcă, iar nu doar al profitului net. Aceasta deoarece contrafăcătorul trebuie lipsit de orice și de întregul beneficiu pe care folosirea fără drept a mărcii altuia i l-a adus, înțelegând prin aceasta orice câștig.

Nu de aceeași părere au fost instanțele de judecată. În aceeași cauză dedusă judecății citată deja, prima instanță a fost de părere că „(…) beneficiile realizate fără justă cauză de către pârâtă sunt echivalente cu beneficiile nerealizate de către reclamantă, baza de calcul a prejudiciului reprezentând-o profitul brut indicat în raportul de expertiză. Prejudiciul efectiv suferit de către S.C. Z. S.A îl constituie profitul obținut de către pârâtă, calculat ca diferență între veniturile totale din vânzări și totalul costurilor”[16].

Și considerentele instanței de control judiciar din același litigiu merită atenția noastră. Potrivit instanței, „nu e lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la profitul net obținut din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată MILCOV, se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

Curtea constată însă că interpretarea noțiunii de beneficiu realizat în mod injust în termenii propuși de reclamantă ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, care sunt incluse, în opinia apelantei-reclamante, în noțiunea de beneficiu injust, respectiv a acelora care au adus efectiv un avantaj economic de orice fel pârâtului (și numai acestuia, nu și unor terți) și în aceste condiții, modalitatea de determinare propusă de apelanta-reclamantă poate conduce la aplicarea unor criterii arbitrare în stabilirea despăgubirilor”[17].

În literatura de specialitate[18] (redusă cantitativ la o singură lucrare, e adevărat, de proporții, iar calitativ nu foarte convingătoare, fără să excludem posibilitatea ca traducerea să fie ea însăși generatoare de confuzii pe care autorii americani nu le-au făcut), analizându-se jurisprudența instanțelor din SUA, s-a arătat că:
– „tribunalele au o libertate considerabilă, conform legii, în stabilirea despăgubirilor ce se cuvin titularului mărcii. Adică un tribunal poate acorda până la de trei ori daunele stabilite, poate crește și descrește profiturile, teoretic fără limite, conform datelor cazului. De obicei, acest lucru se realizează atunci când contrafăcătorul a acționat cu bună știință și „fără pic de considerație față de drepturile deținătorului de drept a mărcii titularului” (fila 695).
– potrivit Legii Lanham, „când va fi stabilită o violare a oricărui drept al titularului mărcii, reclamantul va avea dreptul (…) conform principiilor echității, să recupereze: (1) profiturile acuzatului, (2) orice daune pretinse de către reclamant și (3) costurile acțiunii. (…) În evaluarea profiturilor reclamantului i se va cere să dovedească numai vânzările acuzatului; acuzatul trebuie să demonstreze toate elementele de cost sau deduceri pretinse. În evaluarea daunelor, instanța poate da hotărâri potrivit circumstanțelor cazului, pentru orice sumă peste suma găsită ca daune reale, dar fără să depășească de trei ori o astfel de sumă” (fila 695).
– „depinde de acuzat să dovedească elementele de cheltuială care ar trebui scăzute în determinarea profiturilor. Dacă acuzatul nu reușește să aducă astfel de dovezi, tribunalul poate acorda reclamantului întregul venit brut al contrafăcătorului” (fila 696).
– „dintr-o perspectivă contabilă și economică, cuantificarea profiturilor la acest nivel (a profitului brut) poate că este cel mai înțelept lucru” (fila 697).
– „prin regula costului diferențial sau a costului marginal, deducerile (n.n. – pentru contrafăcător) sunt permise numai pentru cheltuieli care nu ar fi fost efectuate în alte circumstanțe „dacă nu ar fi existat” fabricarea și vânzarea produsului contrafăcut. Nicio deducere pentru costurile fixe și indirecte (…) nu va fi permisă în mod obișnuit (…). Această regulă are ca rezultat cea mai mare recuperare pentru proprietarii mărcilor comerciale. Multe decizii recente în domeniul mărcilor comerciale și a brevetelor favorizează această abordare” (fila 699).
– „o măsură alternativă a daunelor reclamantului este aceea de a fi remediate orice daune produse afacerii sau mărcii comerciale ale reclamantului. Acesta este, în fond, un concept de asigurare, de întregire a dreptului titularului mărcii contrafăcute. O măsură des întâlnită (…) pare să fie costul publicității colective (…). Reclamantul, prin folosirea publicității poate înlătura orice confuzie există în mintea publicului cumpărător prin publicitatea direcționată în acel scop. Se recunoaște, însă, că este dificil de estimat costul unei asemenea publicități.” (fila 702).

Dacă existența prejudiciului, așa cum am afirmat, este prezumată de lege în caz de contrafacere, nu mai puțin adevărat este că legea, deși nu o spune, prezumă în egală măsură prejudiciul material și pe cel moral. Este un truism a afirma că evaluarea prejudiciilor morale se realizează cu dificultate. Și totuși, cum se poate realiza aceasta? Spre exemplu, cum ar putea fi cuantificat, pentru a putea fi reparat, prejudiciul reprezentat de avantajul injust pe care contrafăcătorul îl obține prin atragerea parazitară și păstrarea clientelei titularului dreptului exclusiv asupra mărcii, comportament necinstit care este echivalent al furtului? Sau cum ar putea fi cuantificat prejudiciul de imagine, constând în asocierea de către public a produselor și serviciilor de calitate inferioară, comercializate sub semnul uzurpator, cu produsele și serviciile de calitate superioară, comercializate sub semnul înregistrat ca marcă?

Asocierea de către public a produselor și serviciilor de calitate inferioară cu produsele și serviciile titularului mărcii, prejudiciu greu de cuantificat, ar putea fi pretins sub cuvânt că reprezintă daune morale. În doctrina noastră (mult prea puțină) s-a arătat că deși există dificultate în a evalua prejudiciile morale, aceasta evaluare nu este arbitrară: la stabilirea reparațiilor pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale, instanța de judecată va trebui mai întâi să stabilească gravitatea încălcării dreptului extrapatrimonial, în funcție de criterii precum importanța dreptului, importanța prejudiciului, durata încălcării, intensitatea acesteia[19]. Iar dacă prejudiciul moral este grav, reparația va trebui să fie proporțională, căci scopul reparării daunelor morale este acela de acordare a unei satisfacții compensatorii pentru paguba de natură nepatrimonială.

Atunci când prejudiciul produs nu poate fi reparat prin acțiunea în contrafacere, are la îndemână titularul dreptului o altă cale de a fi despăgubit? Răspunsul nostru este da, și această cale este acțiunea în concurență neloială. Însă această problemă incitantă și interesantă va fi rezervată unui viitor studiu.

4. Jurisprudență

În cele ce urmează, vom reda fragmente din hotărâri ale instanțelor de judecată învestite cu soluționarea unei acțiuni în contrafacere.

Sentința civilă nr. 2046/21.11.2011, TMB, Secția a IV-a Civilă

„În fapt, tribunalul reține că reclamanta S.C. Z. S.A este titulara mărcii verbale MILCOV nr. 05490/29.11.1968, reînnoită la data de 29 noiembrie 1998, pentru produsul din clasa 33, coniac. Acțiunea în contrafacerea mărcii menționate a fost admisă, reținându-se, cu caracter irevocabil, că pârâta S.C. VV S.A., care are înregistrată marca MILCOV pentru clasa 39, transport, a comercializat sub marca înregistrată bunuri alcoolice. Ca urmare, fapta ilicită săvârșită de către VV prin folosirea semnului identic, MILCOV, pentru produse identice, băuturi alcoolice, clasa 33, reprezintă într-adevăr cea mai gravă formă de contrafacere a unui drept de proprietate intelectuală, impunând lipsirea contrafăcătorului de foloasele materiale rezultate de pe urma actelor de contrafacere.

Analizând probatoriul administrat, tribunalul constată, așadar, că existența faptei ilicite, ca element al răspunderii civile delictuale, a fost stabilită cu putere de lucru judecat în dosarul de contrafacere.

Contrar susținerilor pârâtei, faptul că este îndeplinită condiția vinovăției rezultă din împrejurarea că VV a acționat cu intenție, știind că drepturile de proprietate industrială aparțin reclamantei. Pârâta a solicitat înregistrarea mărcii MILCOV pentru băuturi alcoolice, cerere respinsă de OSIM întrucât i se opunea marca MILCOV nr. 05490/29.11.1968 reînnoită, aparținând reclamantei Z.

Atingerea dreptului la marcă constă în actul de contrafacere în sine, în simplul fapt de întrebuințare materială a denumirii susceptibile de a produce confuzie cu marca înregistrată.”

„Interpretarea corelată a dispozițiilor art. 92 din Legea nr. 84/1998 cu prevederile art. 998-999 din Codul civil de la 1864, dreptul comun în materia acordării de despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea actelor de contrafacere, prevederi neafectate de reglementarea OUG nr. 100/2005, de asemenea incidentă în cauză, determină în ceea ce privește prejudiciul efectiv suferit de pârâtă concluzia că acesta constă în profitul net realizat de V.V. din vânzarea bunurilor alcoolice purtând marca MILCOV, profit stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză, respectiv suma de 2.411.779 lei.”

„(…) beneficiile realizate fără justă cauză de către pârâtă sunt echivalente cu beneficiile nerealizate de către reclamantă, baza de calcul a prejudiciului reprezentând-o profitul brut indicat în raportul de expertiză. Prejudiciul efectiv suferit de către S.C. Z. S.A îl constituie profitul obținut de către pârâtă, calculat ca diferență între veniturile totale din vânzări și totalul costurilor.”

„Conform raportului de expertiză, profitul ilicit a fost determinat cu respectarea reglementărilor în domeniul contabilității, tribunalul apreciind că profitul reprezintă criteriul de evaluare obiectiv, legal, dar și adecvat al daunelor-interese materiale. Aceasta întrucât este evident că efectele actelor de contrafacere se reflectă în profitul activității comerciale a pârâtei în perioada de referință. De asemenea, datele speței relevă că începând din trimestrul al II-lea al anului 2007, VV a sistat producția și comercializarea băuturilor spirtoase sub marca MILCOV, fără ca încetării activității de contrafacere să-i corespundă o creștere a cantității de produse marca MILCOV vândută de Z.. Nu se poate reține, astfel, că daunele pârâtei au rezultat în mod necesar, anterior, în perioada anilor 2003-2007, din scăderea vânzărilor, din pierderea clientelei și diluarea mărcii în percepția consumatorilor, criterii, de altfel, imposibil de cuantificat în absența oricăror probe care să fi fost administrate de către reclamantă în acest sens.”

„Actele de contrafacere a mărcii în cauză i-au conferit pârâtei, în mod evident, un avantaj injust în atragerea parazitară a clientelei, fiind îndeplinită astfel și cerința legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

În consecință, sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, elemente care permit recuperarea prejudiciului cauzat prin faptele pârâtei. Forma de vinovăție cu care a fost săvârșită fapta rezultă din prezentarea acesteia, pârâta cunoscând concurenții și folosind în mod voit denumirea în litigiu pentru a atrage clientela pe piață. Raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu rezultă ex re, dispozițiile O.U.G nr.100/2005, anterior evocate, stabilind expres posibilitatea titularului dreptului încălcat de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a actelor de contrafacere. Prejudiciul este, de asemenea, evident, rezultând din folosirea mărcii reclamantei, folosire care leagă S.C. Z. S.A de produsele S.C. VV S.A., oferindu-i acesteia din urmă un profit obținut în mod nejustificat. Vânzările pârâtei au crescut în mod nejustificat prin folosirea mărcii MILCOV, societatea reclamantă fiind în mod direct prejudiciată.”

Decizia nr. 7A/17.01.2013 a CAB, Secția a IX-a Civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală

„(…) încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect de natură a-l prejudicia e titularul mărcii lipsa exclusivității conferite de înregistrarea semnului. În al doilea rând, utilizarea semnului protejat fără drept duce la diluția semnului, care este perceput în mod diferit de către public, atunci când este folosit pentru produse sau servicii similare, dar nu cele ale titularului de marcă (în sensul că nu aparțin acestuia), astfel încât calitățile atribuite în mod obișnuit de consumator produsului purtând marca sunt alterate și, prin confuzia creată, consumatorul își schimbă părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marcă.

În acest context, Curtea reține că prejudiciul suferit de către titularul mărcii ca urmare a folosirii fără drept de către un terț a semnului protejat nu are în toate ipotezele o corespondență cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale. De aceea, criteriile stabilite de către OUG nr. 100/2005 nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, textul cuprinde o enumerare a modalităților concrete de stabilire a prejudiciului suferit de titularul mărcii, unul dintre acestea fiind beneficiul injust realizat de contrafăcător.”

„Existența contrafacerii creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită independent de dimensiunea folosirii mărcii de către titular, iar în cele ce preced, s-a arătat care sunt motivele pentru care prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu sunt în mod absolut legate de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate, în mod legal, prin raportare și la beneficiul injust al celui ce a săvârșit fapta.”

„Or, curtea constată că argumentația apelantei-pârâte ignoră principiile de bază ale protecției dreptului la marcă împotriva contrafacerii, unul dintre acestea fiind acela că legea a calificat drept faptă ilicită însăși folosirea fără drept a unui semn identic sau similar, pentru produse similare, dacă există riscul de confuzie. În aceste coordonate, legea prezumă că o atare folosire, aptă a crea confuzia consumatorului cu privire la originea produselor contrafăcute, este și generatoare de prejudicii, în caz contrar nu ar fi existat reglementarea cuprinsă în art. 36 din Legea nr. 84/1998, care permite titularului să ceară încetarea încălcării.”

„Curtea constată că, aflându-se părțile pe aceeași piață, este pertinentă afirmația instanței în sensul că apelanta pârâtă cunoștea existența și obiectul de activitate al apelantei-reclamante.

Totodată, atitudinea subiectivă a apelantei-pârâte (ce are calitatea de profesionist) față de existența mărcii înregistrate trebuie să fie examinată în alte coordonate decât cea a unui consumator.

Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de orice terț (cu excepția titularului de drepturi anterioare), care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, publicarea mărcii instituind o prezumție simplă în sensul că aceasta a ajuns la cunoștința terților. Prin urmare, contrar susținerilor apelantei-pârâte, este îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei intimate pentru fapta sa ilicită.”

„Nu e lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la profitul net obținut din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată MILCOV, se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.”

„Curtea constată însă că interpretarea noțiunii de beneficiu realizat în mod injust în termenii propuși de reclamantă ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, care sunt incluse, în opinia apelantei-reclamante, în noțiunea de beneficiu injust, respectiv a acelora care au adus efectiv un avantaj economic de orice fel pârâtului (și numai acestuia, nu și unor terți) și în aceste condiții, modalitatea de determinare propusă de apelanta-reclamantă poate conduce la aplicarea unor criterii arbitrare în stabilirea despăgubirilor.”

„Înlăturarea acestei solicitări a apelantei-reclamante este susținută și de economia reglementării cuprinse în OUG nr. 100/2005, art. 3 alin. 2, potrivit cu care: măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și, totodată, să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.

Ori, câtă vreme este lipsit de dubiu că activitatea economică a apelantei-pârâte excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de față (respectiv producția și comercializarea de băuturi sub denumirea protejată MILCOV), abordarea apelantei-reclamante ar putea naște posibilitatea împiedicării comerțului acesteia ce îmbracă o formă legitimă, față de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității sale.

De asemenea, soluția propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporționalității despăgubirii cu gravitatea faptei, curtea notând sub acest aspect împrejurarea (ce nu are caracter exonerator de răspundere, ci de circumstanță ce permite aprecierea gravității faptei) că apelanta-pârâtă era la data săvârșirii faptelor de contrafacere titularul mărcii MILCOV nr. 48318/02.02.2001 pentru servicii de transport din clasa 39 (situație în raport de care s-a constatat că a folosit semnul pentru o altă clasă de produse sau servicii decât cea pentru care a fost înregistrată).”

Concluzii

Fenomen care, astfel cum am arătat, este mai curând în creștere decât în regres, contrafacerea generează prejudicii pentru titularii de drepturi, pentru consumatori și pentru state. Dacă pierderile titularilor de drepturi sunt direct proporționale cu câștigurile contrafăcătorilor și se pot cuantifica în bani, pierderile încercate de consumator sunt greu de cuantificat, chiar greu de stabilit, fiindcă în pericol le sunt puse siguranța, sănătatea și chiar viața. Chiar dacă nu conștientizăm acest lucru.

Acesta este motivul pentru care am considerat că este necesar un studiu dedicat prejudiciului în cazul contrafacerii, adică celui și celei care îi aduce dimpreună pe titularii de mărci și pe contrafăcătorii lor, pe cei care îi apără și pe cei chemați să chibzuiască asupra drepturilor și încălcărilor lor.

Mijloacele puse la dispoziție de lege sunt perfectibile, fiindcă generează confuzii în interpretare și implică dificultăți în aplicare. În analiza mijlocului cel mai uzual de apărare a dreptului la marcă și de reparare a prejudiciilor pe care le suferă titularii de drepturi – acțiunea în contrafacere – am pornit de la analiza naturii juridice a dreptului la marcă. Aceasta deoarece calificarea acțiunii în contrafacere și stabilirea modalității de evaluare și reparare a prejudiciului nu se pot face independent de clarificarea naturii acestui drept. În ceea ce privește această problemă, concluzia noastră a fost aceea că dreptul exclusiv asupra mărcii prezintă caracteristici comune cu ale unui drept real și nu cu ale unui drept de creanță, motiv pentru care am așezat dreptul exclusiv asupra mărcii în categoria drepturilor reale, iar nu în cea a drepturilor de creanță.

Reflectând, apoi, asupra naturii juridice a acțiunii în contrafacere, am ajuns la concluzia că reprezintă un mijloc specific de apărare a unor drepturi (susceptibile de a face parte mai curând din categoria drepturilor reale, decât din categoria drepturilor de creanță), care nu poate fi catalogat nici ca acțiune în răspundere civilă delictuală, dar nici ca acțiune în revendicare.

Am mai constatat că instanțele de judecată obișnuiesc să analizeze temeinicia acțiunii în contrafacere prin prisma condițiilor necesare acțiunii în răspundere civilă delictuală, așa că ne-am oprit atenția asupra vinovăției și prejudiciului.

Cât privește vinovăția, concluzia noastră a fost aceea că apărarea dreptului la marcă și repararea prejudiciilor aduse titularului trebuie să aibă loc independent de atitudinea subiectivă a celui care a încălcat dreptul și, prin aceasta, a provocat daune, iar răspunsul la întrebarea: poate fi absolvit uzurpatorul de răspundere, atunci când pretinde că a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii din culpă? am considerat că îl putem regăsi nu în natura juridică a acțiunii în contrafacere, cum s-ar putea crede la o primă vedere, ci în natura dreptului a cărui încălcare atrage răspunderea. Fiind un drept exclusiv, care comportă caracteristicile unui drept real, de esența căruia este opozabilitatea erga omnes, caracterul absolut și exclusiv, ne-am exprimat rezerve față de posibilitatea invocării culpei de către contrafăcător, spre a fi absolvit de răspundere.

Cât privește prejudiciul, concluzia noastră a fost aceea că titularul unei mărci poate introduce acțiunea în contrafacere pentru a interzice uzurpatorului său aplicarea semnului pe produse sau ambalaje, fără a afirma existența prejudiciului și fără a pretinde repararea acestuia. Aceasta pentru că Legea nr. 84/1998 îi permite titularului dreptului exclusiv la marcă să ceară, pe calea acțiunii în contrafacere, interzicerea acestor acte. Și pentru că tot Legea prezumă existența prejudiciului.


[1] Pentru detalii, interviu Mark Hans Richer, Director vânzări Harley Davidson.
[2] Alexei R. Bădărău, Nicolae M. Mihăilescu, Mărcile de fabrică și de comerț în România. Itinerar cronologic, Editura OSIM, București, 2008, p. 21-22.
[3] Pictorul a fost atât de prețuit de împărat, încât acesta l-a înnobilat cu titlul de conte. Iar angajatorul mai spunea despre el „stăpânim mai multe principate, dar avem un singur Tiziano”. După despărțirea de Împăratul retras la Mănăstire, Papa Paul al III-lea l-a numit cetățean al cetății eterne. Mort bolnav de ciumă la 1576, Tiziano nu a fost dus la groapa comună unde erau, din motive de igienă, îngropați toți ceilalți, ci a fost înmormântat lângă Biserica Santa Maria dei Frari din Roma.
[4] A se vedea A. Hyatt-Verrill, Inchiziția, Editura Mondero, 1992, pp. 213-214.
[5] Pentru detalii, a se vedea aici.
[6] Pierre Delval, Guy Zilberstein, La contrefaçon: un crime organisé, Editura Jean-Claude Gawsewitch, 2008, Paris, pp. 8-9.
[7] Afirmația îi aparține fostului Ministru francez al Economiei și Finanțelor (actualul șef al FMI), Christine Lagarde, și a fost rostită într-un discurs ținut în Senat la data de 19 septembrie 2007.
[8] Acuzația de terorism justifică, însă, adesea și abuzurile autorităților. La adăpostul acuzației de terorism, aproape orice normă de drept poate fi încălcată.
[9] André Bertrand La propriété intelectuelle (Livre II) Marques et brevet. Dessins et modelles, Delmas, Paris, 1995, p. 291.
[10] Andre R. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, Paris, 2005, p. 169.
[11] De remarcat că în dreptul francez, titularul mărcii notorii neînregistrate care este contrafăcută, nu are, conform autorului citat, la dispoziție acțiunea în contrafacere, ci numai acțiunea în răspundere civilă delictuală de drept comun.
[12] Ioan V. Tocitu, Consideraţiuni asupra originei dreptului de proprietate, Tipografia „Astra”, Braşov, 1946, p. 8. Potrivit aceluiaşi autor, romanii considerau „res nullius”, aşadar ca făcând parte din domeniul public, deci libere spre apropriere, şi pământurile popoarelor cucerite, asupra cărora ei se instituiau proprietari.
[13] Decizia nr. 7A/17.01.2013 a CAB, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, nepublicată.
[14] Défendre sa marque, Groupe Revue Fiduciaire.
[15] Idem.
[16] Sentința civilă nr. 2046/21.11.2011, TMB, Secția a IV-a Civilă, nepublicată.
[17] Decizia nr. 7A/17.01.2013 a CAB, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, nepublicată
[18] Gordon Smith, Russel L. Parr, Proprietatea intelectuală. Evaluare. Exploatare. Daune pentru contrafacere, Editura Irecson, București, 2008, pp. 695-702.
[19] Ilie Urs, Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, București, 2001, pp. 51-53.


Prof. univ. dr. Viorel ROȘ
Consilier în proprietate industrială, avocat Baroul București
Avocat Andreea LIVĂDARIU
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București; Baroul București

* Acest articol a fost publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2014.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate