CJUE. Cauza C-215/14, Nestlé vs. Cadbury. Înregistrarea ca marcă tridimensională a formei napolitanei „Kit Kat”
7 octombrie 2015 | Ruxandra COMAN
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „CJUE”) a pronunțat, în data de 16 septembrie 2015, hotărârea în cauza C-215/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei (Proprietate Intelectuală), în cadrul unui litigiu între Société des Produits Nestlé SA, pe de o parte, și Cadbury UK Ltd, pe de altă parte.
Prin hotărârea dată, CJUE a stabilit că solicitantul înregistrării unei mărci care a dobândit caracter distinctiv în combinație cu o altă marcă, în sensul art. 3 alin. (3) din Directiva 2008/95, trebuie să demonstreze că marca a cărei înregistrare se solicită este susceptibilă să îndeplinească singură funcția de identificare a originii produsului.
Situația de fapt
În speță, la data de 8 iulie 2010, Nestlé a solicitat înregistrarea ca marcă în Regatul Unit a unui semn tridimensional reprezentând forma unei napolitane cu patru batoane învelite în ciocolată („Kit Kat”).
Kit Kat
La data de 28 ianuarie 2011, Cadbury a formulat opoziție împotriva cererii de înregistrare, invocând, printre altele, dispozițiile cuprinse în Legea din 1994 privind mărcile, care transpune art. 3 alin. (1) litera (b) și litera (e) punctele (i) și (ii) și alin. (3) din Directiva 2008/295, după cum urmează:
„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate: (…)
(b) mărcile fără caracter distinctiv; (…)
(e) semnele constituite exclusiv:
(i) din forma impusă chiar de natura produsului,
(ii) din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic,
(iii) din forma care dă valoare substanțială produsului;
(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în aplicarea alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare […].”
Prin decizia din data de 20 iunie 2013, Oficiul de Proprietate Intelectuală a respins cererea de înregistrare a formei produsului „Kit Kat”, pe motiv că marca era lipsită de caracter distinctiv intrinsec și că aceasta nici nu dobândise un astfel de caracter în urma utilizării.
Astfel, s-a reținut că forma nu putea fi înregistrată ca marcă, deoarece era constituită din trei caracteristici esențiale, dintre care prima caracteristica (forma de bază de bloc dreptunghiular) era impusă chiar de natura produsului, în timp ce celelalte două caracteristici (profunzimea canelurilor dispuse de-a lungul fiecărei tablete și numărul acestora) erau necesare obținerii unui rezultat tehnic.
În vederea soluționării apelului formulat împotriva deciziei Oficiului de Proprietate Intelectuală, Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor) a apreciat că se impune o interpretare a dispozițiilor cuprinse în articolul 3 alin. (1) litera (e) punctele (i) și (ii) din Directiva 2008/95.
În acest sens, instanța de trimitere a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
1. „Pentru a stabili dacă o marcă a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării, în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, este suficient ca solicitantul înregistrării să demonstreze că, la data relevantă, un segment semnificativ al mediilor interesate recunoaște marca și o asociază cu produsele solicitantului, astfel încât, dacă ar trebui să identifice persoana care a comercializat produsele care poartă această marcă, l‑ar indica pe solicitant, sau este necesar ca solicitantul să demonstreze că un segment semnificativ al mediilor interesate consideră marca respectivă (spre deosebire de orice alte mărci care ar putea fi de asemenea prezente) drept indicație a originii produselor?
2. În cazul în care forma constă în trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic, înregistrarea acestei forme ca marcă este interzisă de articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (i) și/sau punctul (ii) din Directiva 2008/95?
3. Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că interzice înregistrarea formelor care sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic din punctul de vedere al modului în care produsele sunt fabricate, iar nu din punctul de vedere al modului în care funcționează produsele?”
Decizia Curții
În raționamentul său, CJUE a amintit că funcția esențială a mărcii este de a garanta consumatorului mediu identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu, de cele care au o altă proveniență.
Totodată, aceasta a mai precizat că rațiunea motivelor de refuz al înregistrării prevăzute la art. 3 alin. (1) litera (e) din Directiva 2008/95 este aceea de a evita ca protecția în temeiul dreptului mărcilor să confere titularului un monopol asupra soluțiilor tehnice sau caracteristicilor utilitare ale unui produs, susceptibile să fie căutate de utilizator la produsele concurenților.
În acest sens, pentru a răspunde la întrebarea 2, Curtea a reținut că cele trei motive de refuz prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. (e) din Directivă au o natură autonomă și, în consecință, în situația în care un singur motiv dintre acestea se aplică pe deplin semnului constituit exclusiv din forma unui produs, acest semn nu poate fi înregistrat ca marcă.
Referitor la întrebarea 3, care avea ca obiect interpretarea art. 3 alin. (1) lit. e) punctul (ii) din Directivă, Curtea a stabilit că înregistrarea unui semn constituit de forma care poate fi atribuită numai rezultatului tehnic trebuie refuzată chiar dacă rezultatul tehnic poate fi obținut și prin intermediul altor forme și, în consecință, prin intermediul altor procedee de fabricare.
Prin urmare, pentru a răspunde la prima întrebare, Curtea a reținut că, în vederea aprecierii caracterului distinctiv dobândit de o marcă în sensul art. 3 alin. (3) din Directivă, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că această marcă indică, singură, cu excluderea oricărei alte mărci care poate fi de asemenea prezentă, originea produselor ca provenind de la o anumită întreprindere.
În speță, deși cuvintele „Kit Kat” apar în relief pe fiecare dintre batoanele care compun napolitana comercializată, forma a cărei înregistrare se solicită este lipsită de orice inscripție, existând riscul ca publicul interesat să considere că aceasta se raportează și la produse ale altor întreprinderi.
Astfel, revine instanței de trimitere să aprecieze dacă forma a cărei înregistrare este solicitată de Nestlé ca marcă, într-o utilizare separată a ambalajului sau a oricărei trimiteri la mențiunea „Kit Kat”, permite identificarea produsului ca fiind, fără nicio posibilitate de confuzie, napolitana „Kit Kat” comercializată de Nestlé cu excluderea oricărei alte mărci de asemenea prezente.
În concluzie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut următoarele:
1. „Articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, cu condiția, însă, ca cel puțin unul dintre motivele de refuz al înregistrării enunțate la această dispoziție să se aplice pe deplin formei în discuție.
2. Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, care permite refuzul înregistrării unor semne constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, trebuie interpretat în sensul că se referă la modul în care funcționează produsul în discuție și nu se aplică în ceea ce privește modul în care este fabricat produsul.
3. Pentru a obține înregistrarea unei mărci care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării date acesteia în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, fie ca parte a unei alte mărci înregistrate, fie în combinație cu aceasta, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că mediile interesate percep produsul sau serviciul desemnat de această unică marcă, cu excluderea oricărei alte mărci care ar putea fi de asemenea prezentă, ca provenind de la o întreprindere determinată.”
Avocat Ruxandra Coman
Baroul București
