Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Sub-franchising – modalitate de transmitere a obiectelor proprietății industriale
12.04.2017 | Maria PÎSLARUC

Secţiuni: Drept comercial, Dreptul proprietatii intelectuale, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Maria Pîslaruc

Maria Pîslaruc

Instituția franchising-ului este bine cunoscută legislației RM, definiția acestuia este prevăzută atât în art. 1171 Cod civil, în conformitate cu care: prin contract de franchising, care este unul cu executare succesivă în timp, o parte (franchiser) şi cealaltă parte (franchisee), întreprinderi autonome, se obligă reciproc să promoveze comercializarea de bunuri şi servicii prin efectuarea, de către fiecare din ele, a unor prestaţii specifice[1].

Un alt act normativ în care este reglementat contractul de franchising este Legea cu privire la franchising[2] din 1997 care definește contractul de franchising în felul următor: franchising-ul reprezintă un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi în care partea denumită franchiser acordă părţii denumite franchisee dreptul de a produce şi/sau a comercializa anumite produse (mărfuri), de a presta anumite servicii în numele şi cu marca franchiser-ului, precum şi dreptul de a beneficia de asistenţa tehnică şi organizatorică a acestuia.

În baza contractului de franchising se poate să fie transmise astfel de obiecte ale proprietății industriale, cum ar fi: invenția, desen sau model industrial, marca.

Sub-franchising-ul este contractul încheiat între franchisee și persoane terțe cu privire la același obiect care este prevăzut în contractul de franchising, cu acordul franchiser-ului sau în baza unei stipulații exprese în contractul de franchising. Este important de specificat că obiectul contractului de sub-franchising trebuie să corespundă cu obiectul contractului inițial de franchising, respectându-se regula nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Spre deosebire de legislația Republicii Moldova, un șir de state au reglementată, pe lângă contractul de franchising, și instituția sub-franchising-ului, în acest sens ne poate servi drept exemplu Codul Civil al Federației Ruse (partea a doua) din 26 ianuarie 1996, care la art. 1029 (Коммерческая субконцессия) prevede următoarea definiție: prin contractul de franchising poate fi prevăzut dreptul franchisee-ului de a permite altor persoane să folosească complexul de drepturi exclusive acordate acestuia sau a unei părți din aceste drepturi în condițiile contractului de sub-franchising, cu acordul franchiser-ului sau în baza contractului de franchising.

Totodată, se stipulează că durata pentru care se încheie contractului de sub-franchising nu poate fi mai mare decât durata contractului de franchising.[3]

În același Cod civil al Federației Ruse se prevede că, dacă contractul de franchising nu este valabil, la fel trebuie considerat nevalabil și contractul de sub-franchising care a fost încheiat în baza lui.

Cu excepția cazului când contractul de franchising prevede altfel, dacă contractul de franchising încheiat pe o perioadă determinată încetează anticipat, drepturile și obligațiile sub-franchisee-ului (utilizatorul contractului de sub-franchising) trec la franchiser, dacă el nu refuză acceptarea drepturilor și obligațiilor respective. Această regulă este aplicabilă și cazului când contractul de franchising este încheiat fără indicarea perioadei pentru care se încheie.

Franchisee-ul răspunde în subsidiar față de franchiser pentru prejudiciul cauzat de către sub-franchisee, dacă altfel nu este prevăzut în contract.[4]

Contractului de sub-franchising se aplică regulile contractului de franchising, dacă altfel nu rezultă din natura contractului de sub-franchising.[5]

Făcând referire la legislația RM, nu găsim niciunde definirea și reglementarea contractului de sub-franchising, cu toate că în Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, în Capitolul VI care reglementează înregistrarea contractului de franchising, găsim prevederi care se referă la procedura de înregistrare a contractului de sub-franchising. La punctul 45 al hotărârii menționate identificăm clauzele care trebuie să includă un contract de franchising, și anume: numărul titlului de protecție al obiectului de proprietate industrială, indicații privind dreptul franchiser-ului de a încheia contracte de sub-franchising, teritoriu pe care va fi folosită marca franchiser-ului, descrierea complete a programului de prestare a franchisei, termenul de valabilitate al contractului, semnăturile părților contractante, cu indicarea lizibilă a numelui și a prenumelui (dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unității, fiind indicate funcția, numele, prenumele semnatarului, și se aplică ștampila), locul și data semnării contractului. În același punct se prevede că înregistrarea contractului de sub-franchising se realizează în conformitate cu procedura stabilită de înregistrare a contractului de franchising. Dacă o persoană dorește să înregistreze un contract de sub-franchising, aceasta o poate face doar cu condiția ca contractul de franchising căruia îi corespunde este înregistrat la AGEPI.

Legea prevede că contractul de sub-franchising urmează aceeași procedură de înregistrare ca și contractul de franchising, deci, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, persoana care dorește să înregistreze un contract de sub-franchising trebuie să depună la AGEPI cererea de înregistrare în care urmează de indicat datele de identificare ale părților contractante, datele de identificare a reprezentantului sau mandatarului autorizat dacă cererea se depune prin reprezentant, datele care permit identificarea obiectului de proprietate industrială (numărul titlului de protecție, iar dacă acesta lipsește, numărul și data de depozit a cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială, iar dacă și acesta lipsește, atunci numărul și data de intrare atribuite cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială), semnăturile părților contractante, cu indicarea clară si lizibilă a numelui și prenumelui, precum și a datei semnării cereri. O mențiune prevăzută de lege care trebuie respectată se referă la faptul că în cazul în care contractul, în cazul nostru contractul de sub-franchising se referă la mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea de înregistrare trebuie să conțină date privind identificarea fiecărui obiect de proprietate industrială, respectiv cererea de înregistrare a contractului de sub-franchising poate să includă unul sau mai multe obiecte de proprietate industrială, dar cu condiția ca toate aceste contracte să fie înregistrate la AGEPI. Mergând pe aceeași ordine de idei și analizând în continuare modalitatea de înregistrare a contractului de sub-franchising potrivit legislației naționale, pe lângă cererea depusă privind solicitarea înregistrării, trebuie anexate următoarele acte, și anume: dacă cererea se depune prin reprezentant sau mandatar autorizat trebuie depusă procura, contractul inițial de franchising, dovada de plată a taxei de stat. Contractul inițial de franchising se prezintă fie în original sau extrasul din acesta în original, semnată de părți, fie copia contractului sau extrasului din contract, dar cu condiția ca să fie legalizat de către notar.

După cum am menționat deja, noi nu putem înregistra un contract de sub-franchising dacă la AGEPI nu este înregistrat contractul de franchising. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență. gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială  pentru a fi înregistrat contractul de franchising trebuie să conțină așa clauze precum numărul titlului de protecție al obiectului de proprietate industrială, clauza referitoare la faptul dacă franchiser-ul are dreptul de a încheia contracte de sub-franchising, teritoriul pe care va fi folosită marca frachiser-ului, descrierea completă a programului de prestare a franchisei, termenul de valabilitate a contractului, locul, data semnării contractului și semnătura părților.

După ce a fost depusă cererea de înregistrare a contractului de sub-franchising cu toate documentele necesare, AGEPI, în decurs de 3 luni, examinează cererea și verifică dacă sunt depuse toate actele necesare. Dacă în urma verificării se constată că actele au fost prezentate în conformitate cu legislația în vigoare, AGEPI emite decizia de înregistrare a contractului de sub-franchising. După emiterea deciziei de înregistrare a contractului de sub-franchising, AGEPI înscrie în registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industriale şi în baza de date corespunzătoare informaţia privind înregistrarea contractului.

După ce am analizat procedura înregistrării contractului de sub-franchising, este oportun de a menționa care ar fi raționamentele înregistrării unui astfel de contract. În primul rând, trebuie de menționat că în literatura juridică de specialitate posibilitatea franchisee-ului de a încheia contracte de sub-franchising poate fi atât drept, cât și obligație. Așadar când stipulația dată este prezentată în contract ca obligație, atunci reiese dorința franchiser-ului de a extinde afacerea.

În vederea lărgirii sferei de activitate sau popularizării unei anumite mărci, desen sau model industrial, încheierea contractelor de sub-franchising este o soluție potrivită, deoarece atât franchisee-ul, cât și sub-franchisee-ul valorifică un obiect al proprietații industriale deja înregistrat cu o anumită valoare pe piață și deseori având deja o clientelă formată. În schimbul unei remunerații, sub-franchisee-ul primește dreptul de a folosi o marcă, de a valorifica un desen sau model industrial sau un know-how. Având în vedere că franchiser-ul oferă posibilitatea franchisee-ului să încheie contracte de sub-franchising, este evident faptul că primul deleagă acest drept cu o anumită doză de risc, în vederea asigurării franchiser-ului de eventualele prejudicii, legislațiile altor state, cum ar fi, de exemplu, cea a Ucrainei[6] prevede în codul civil că pentru prejudiciile cauzate franchiser-ului, franchisee-ul și sub-franchisee-ul răspund solidar.

Contractul de sub-franchising este bine-cunoscut și sistemului common-law, în special în Statele Unite ale Americii există Compliance Guide to the Federal Trade Commission’s trade regulation rule on franchising[7] și reprezintă documentul-cadru care reglementează relațiile de franchising și sub-franchising, unde sunt reglementate toate aspectele caracterisitice contractului de sub-franchising.

Așadar, apare întrebarea în cazul în care a fost încheiat un contract de franchising cu privire la un șir de obiecte ale proprietății industriale, însă în contract nu s-a prevăzut dreptul franchisee-ului de a încheia contracte de sub-franchising, ar putea el totuși încheia astfel de contract? Răspunsul ar fi negativ, reieșind din specificul acestui contract, și legea civilă stipulează că obligațiile reciproce a părților urmează a fi clar precizate. Însă dacă această clauză a fost totuși inclusă în contractul de franchising, frachisee-ul, cu o posibilă și eventuală aprobare a franchiser-ului, poate încheia contract de sub-franchising care va fi obligatoriu pentru toate 3 părți implicate în raportul juridic. O prevedere legală care poate fi coroborată cu aspectul abordat este stipulată în Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor[8], unde la art. 13 alin. (1) se prevede că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse şi/sau servicii care au fost plasate pe piaţa Republicii Moldova de el însuşi ori cu consimţământul său. Rezultă că, dacă titularul mărcii a transmis dreptul de utilizare asupra acesteia prin contractul de franchising, nu poate interzice utilizarea acestei mărci de către alte persoane (sub-franchisee) pe produse și/sau servicii pe piața Republicii Moldova, fiindcă și-a exprimat consimțământul în mod contractual, cu excepția situației când titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special când starea acestora este modificată sau alterată după plasarea lor pe piaţă[9], fapt prevăzut la art. 13 alin. (2) al legii sus-menționate, ceea ce înseamnă că franchisee-ul sau franchisor-ul pot să se opună utilizării de către sub-franchiseer a mărcii, dacă ultimul modifică sau alterează starea produselor după ce au fost plasate pe piață, acest lucru prevăzut atât de lege, dar trebuie prevăzut și de contract în particular.

Contractul de sub-franchising, având ca obiect drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi, de exemplu, dreptul la utilizarea unei invenții, mărci, soiuri de plante, desen sau model industrial, se poate întâmpla situația ca instanța de judecată, în urma unei acțiuni depuse, să declare nul brevetul de invenție, marca sau alt act care dă dreptul la utilizare titularului a obiectului proprietății industriale. Soluție pentru situația dată este prevăzută în actele care reglementează regimul juridic al obiectelor proprietății industriale în parte, cu titlu de exemplu, ar fi Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor[10], unde se reglementează la art. 64 că efectul retroactiv al nulităţii brevetului nu aduce atingere contractelor încheiate anterior hotărârii de nulitate, în măsura în care ele au fost executate anterior acestei hotărâri. Totuşi, poate fi revendicată, pe motive de echitate, rambursarea sumelor, plătite în virtutea contractului, într-un cuantum justificat de circumstanţe. Un alt act care prevede soluție similară este Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care la art. 24 prevede efectele decăderii din drepturi și ale nulității mărcii, și anume sub rezerva aplicării prevederilor legale privind fie acţiunile de compensare a prejudiciului cauzat din neglijenţa sau din lipsa de bună-credinţă a titularului mărcii, fie îmbogăţirea neîntemeiată, efectul retroactiv al decăderii din drepturi sau al nulităţii mărcii nu afectează contractele încheiate anterior adoptării deciziei de decădere din drepturi sau de nulitate în măsura în care acestea au fost executate până la adoptarea deciziei respective; totodată, din motive de echitate, poate fi cerută restituirea, într-o măsură justificată de circumstanţe, a sumelor plătite în temeiul contractului.

Deci, vedem cum aceeași soluție se conturează într-un șir de acte, confirmare în acest sens ne poate servi la fel și Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale[11], în special art. 27 prevede că efectul retroactiv al nulităţii desenului sau modelului industrial nu afectează contractele încheiate şi executate înaintea hotărârii de declarare a nulităţii. În cazul în care există circumstanţe întemeiate, se poate solicita, din raţiune de echitate, restituirea sumelor vărsate în temeiul contractului.

Deci, după cum reiese din natura contractului de sub-franchising, acesta este cu executare continuă, respectiv dacă el este încheiat și executat până la pronunțarea hotărârii judecătorești de declarare a nulității, valabilitatea acestuia nu va fi afectată. Totodată, dacă avem un contract de sub-franchising, obiectul căruia este un desen industrial, și în privința desenului industrial respectiv s-a admis o acțiune de nulitate, se primește că respectivul contract a fost încheiat înaintea pronunțării hotărârii de judecată, dar acesta mai este în curs de executare, așadar efectul nulității desenului industrial va afecta contractul inițial de franchising, și, ulterior, contractul de sub-franchising, pentru că, după cum am menționat anterior, din natura contractului și practica altor state, contractul de sub-franchising urmează soarta contractului de franchising în baza căruia a fost încheiat. Pentru a remedia eventualele prejudicii care ar reieși din situația descrisă, legea prevede că în cazul în care există circumstanţe întemeiate, se poate solicita, din raţiune de echitate, restituirea sumelor vărsate în temeiul contractului.[12]

Reieșind din cele expuse, se desprinde concluzia că contractul de sub-franchising reprezintă o modalitate de a extinde activitatea economică și a promova imaginea, brand-ul, sau marca companiei ce va duce într-o eventualitate la o poziție avantajoasă pe piață. Din acest raționament, urmând practica altor state, ar fi benefic ca și legislația Republicii Moldova să reglementeze instituția dată fie în Codul civil, fie în Legea cu privire la franchising din 1997, dat fiind faptul că avem Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență. gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială care nominalizează expres acest contract și descrie procedura înregistrării unui astfel de contract. Reglementarea expresă a contractului de sub-franchising va eficientiza promovarea și dezvoltarea activității economice a agenților economici atât naționali, cât și străini.



[1] Cod civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86, art. Nr: 661.
[2] Legea nr. 1335 din 01.10.1997 cu privire la franchising, publicat: 11.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 82-83, art. Nr: 669. Data intrării în vigoare: 11.12.1997.
[3] A se vedea aici.
[4] A se vedea aici.
[5] A se vedea aici.
[6] A se vedea aici.
[7] A se vedea aici.
[8] Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, publicat: 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101, art. Nr: 362. Data intrării în vigoare: 06.09.2008.
[9] Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, publicat: 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101, art. Nr: 362. Data intrării în vigoare: 06.09.2008.
[10] Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, publicat: 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119, art. Nr: 455. Data intrării în vigoare: 04.10.2008.
[11] Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, publicat: 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140, art. Nr: 577. Data intrării în vigoare: 01.12.2007.
[12] Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, publicat: 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140, art. Nr: 577. Data intrării în vigoare: 01.12.2007.


Maria Pîslaruc
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti