Proprietatea intelectuală şi sportul
4 octombrie 2017 | Petre PIPEREA, Ruxandra ARGĂSEALĂ
Petre Piperea
Ruxandra Argăseală
INTRODUCERE
Sportul a reprezentat încă din antichitate o parte importantă din viața socială (chiar în formele sale rudimentare, respectiv diversele forme de luptă din arene, care ar face sintagma modernă ”full contact” să pălească de rușine, cursele de care etc.).
El a antrenat mereu energii și patimi nebănuite, poate chiar nesăbuite; până la urmă, nu poate fi chiar atât de subtilă o paralelă între sumele imense plătite de împărații romani pentru luptătorii și fiarele exotice (fiare, nu dansatoare) din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și bursele plătite boxerilor pentru cotidienele ”meciuri ale secolului”, baschetbaliștilor din NBA[1] sau fotbaliștilor care activează în competiții urmărite de sute de milioane de oameni, aceștia din urmă având în comun un ”merchandising” solid.
Sportul, această nouă ”lingua franca”, are marele dar de a reuni oamenii de peste tot, indiferent de grad de civilizație, pături sociale sau credințe, întrucât a creat de-a lungul timpului emoții până la cote paroxistice, sinergii și rivalități antologice, care au avut ca rezultat competiții și victorii aureolate de legendă.
În acest context, nu trebuie să ne surprindă că sportul (mai ales cel cu priză mare la public) angrenează și o consistentă semnificație economică, întrucât prezintă valențe serioase pentru afaceri care să genereze fluxuri de venituri uriașe, ceea ce a făcut ca acesta să devină, pe alocuri, o adevărată ”industrie”, un pion important în economia mondială.
Din motive pe care nu ne propunem să le analizăm, dreptul sportului – în specificitatea de care este caracterizat, respectiv existența unor reguli proprii prevăzute în statute, regulamente și alte acte normative sau administrative, existența unui contencios sportiv de drept intern și internațional (arbitrajul specializat etc.) – a reprezentat o ramură mai puțin exploatată în România, spre deosebire de alte state din Europa.
În ultimii ani, însă, dreptul sportului a început să ”câștige teren” și să trezească interesul profesioniștilor (din mediul juridic), mai ales că acesta are numeroase legături – mai mult sau mai puțin dorite – cu alte ramuri ale dreptului: dreptul penal, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, procedura insolvenței etc.
Conceptul de ”proprietate intelectuală” din perspectiva internațională
Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), semnată la Stockholm în 1967, prevede în art. 2. viii) că trebuie înțeles prin proprietatea intelectuală – drepturile referitoare la operele literare, artistice și științifice, interpretările artiștilor interpreți și execuțiile artiștilor executanți, fonogramele și emisiunile de radiodifuzare, invențiile în toate domeniile activității umane, descoperirile științifice, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu și denumirile comerciale, protecția împotriva concurenței neloiale și toate celelalte drepturi aferente activității intelectuale în domeniile industrial, științific, literal și artistic.
Potrivit art. 1.2) din Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale, protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.
În final, Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț încheiat la 15 aprilie 1994 (Acordul TRIPS) stabilește, la art. 1.2, că expresia ”proprietate intelectuală” desemnează toate categoriile de proprietate intelectuală ce fac obiectul secțiunilor de la 1 la 7 ale Părții a II-a din Acord, respectiv: drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile de fabrică sau de comerț, indicațiile geografice, desenele și modelele industriale, brevetele, schemele de configurație, topografiile de circuite integrate și protecția informațiilor nedivulgate.
INTERACȚIUNEA DINTRE SPORT ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Semnele distinctive din perspectiva dreptului român
Dreptul român reglementează regimul juridic al următoarelor semne distinctive: mărcile, indicațiile geografice, numele comerciale și emblemele.
Marca, emblema și denumirea (numele comercial) reprezintă elementele de identificare și diferențiere a profesioniștilor în legătură cu activitatea desfășurată de aceștia.
Afirmația este pe deplin valabilă și în domeniul sportului, mai ales că, în România, majoritatea structurilor sportive sunt organizate sub forma societăților comerciale, conform Legii nr. 31/1990 sau a asociațiilor, conform Ordonanței nr. 26/2000.
Fiecare dintre elementele menționate sunt definite de legislația noastră, rezultând astfel și funcția în vederea căreia le este recunoscută protecția juridică.
Trebuie menționat că drepturile de proprietate intelectuală au devenit un adevărat ”activ”, un ”factor de producție”, în cadrul oricărui sport.
Este demn de reținut că drepturile de proprietate intelectuală pot reprezenta cel mai important activ și pot genera cel mai consistent flux de venit pe care o entitate sportivă îl poate avea.
Un adevărat ”brand” susține potențialul de afacere al sportului și este construit, printre altele, pe baza drepturilor de proprietate intelectuală.
În acest sens, drepturile de proprietate intelectuală sunt exploatate prin intermediul vânzării de produse pe care este aplicată o anumită marcă ori denumirea entității sportive, publicitate, acordarea de licențe, drepturi de televizare etc.
Ca atare, asigurarea unei protecții reale a brand-ului (nume, marcă, emblemă) și, în definitiv, a înseși întreprinderii, trebuie făcută în formele și modalitățile conferite de legislație.
În acest sens, se impune un examen sumar privind procedura de înregistrare a numelui comercial, emblemei și mărcii, cu evidențierea dezavantajelor prezentate de opțiunile eronate ale legiuitorului în materia procedurii de înregistrare a mărcilor.
Definiția și funcția mărcii
Marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative etc. cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, potrivit art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
Funcția mărcii rezultă din chiar definiție și este aceea de diferențiere a produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.
Definiția și funcția firmei (numelui comercial) și a emblemei
Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează, conform art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (conform art. 226 din Codul civil, Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condiţiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.
(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei şi celelalte atribute de identificare).[2]
Așadar, funcția firmei este aceea de identificare a comerciantului/profesionistului.
Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen, astfel cum stabilește art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990.
Coexistența dreptului la marcă, dreptului la numele comercial și dreptului la emblemă
Din analiza aspectelor anterior prezentate, observăm că același semn distinctiv ar putea fi protejat prin intermediul dreptului la marcă, dreptului la nume comercial sau dreptului la emblemă, toate dobândite de același titular. Totodată, este posibil și ca același semn distinctiv sau un semn distinctiv asemănător să fie protejat, prin drepturi distincte, în numele unor titulari diferiți[3].
Această posibilitate poate conduce la apariția unui conflict între diferiții titulari ai semnelor distinctive/numelor comerciale, iar conflictul poate genera consecințe negative drastice pentru un anumit profesionist, mai ales când este vorba despre o structură sportivă.
În ultimii ani, în România, din cauza importanței reduse acordate de către entitățile sportive drepturilor de proprietate intelectuală, protecției conferite acestora și consecințelor negative pe care le pot genera eventualele conflicte apărute, cluburi mari sportive/federații/ligi au fost implicate în litigii în care s-a pus în discuție legalitatea utilizării numelor comerciale, mărcilor ori emblemelor acestora.
Soluțiile pronunțate în aceste litigii au generat consecințe negative semnificative nu doar în plan juridic sau economic, întrucât entitățile respective au fost obligate la un ”rebranding” forțat, ci și în plan sportiv, de vreme ce s-a ajuns la contestarea numelui, legitimității palmaresului și, mai ales, la valuri de nemulțumire a fanilor etc.
Constatăm, așadar, că a fost nevoie de apariția unor litigii notorii și de soluțiile discutabile pronunțate de instanțele de judecată pentru a spori gradul de conștientizare a importanței cunoașterii legislației proprietății intelectuale.
Examen sumar al procedurii de înregistrare a drepturilor de proprietate intelectuală, cu evidențierea hibelor legislative
1. Numele comercial și emblema
În dreptul nostru, între cuvântul ”firmă” și expresiile ”nume comercial” și ”denumire socială” există sinonimie, aspect ce rezultă din prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, potrivit cu care Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.
Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea acestora în registrul comerțului, astfel cum prevede art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.
Avantaj major în această procedură:
În ceea ce privește numele comercial, oficiile teritoriale ale registrului comercial au obligația de a verifica din oficiu îndeplinirea a trei criterii, respectiv disponibilitatea, distinctivitatea și caracterul licit. Primele două criterii sunt de natură să înlăture un eventual risc de confuzie între profesioniști.
Distinctivitatea presupune ca o firmă să constea într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală și nici identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerțului, pentru același obiect social și pentru aceeașia rie teritorială de activitate[4].
Art. 38 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului dispune că:
(1) Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.
(2) Când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod.
Disponibilitatea presupune ca firma să fie susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparține altuia, prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerțului, pentru același obiect social și pentru aceeași arie teritorială de activitate[5].
Astfel, art. 39 din Legea nr. 26/1990 stabilește că verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
Caracterul licit al firmei presupune ca, în virtutea principiilor generale, prin înregistrarea acesteia să nu se încalce dispoziții imperative privind ordinea publică sau bunele moravuri.
Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea (art. 39 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului).
Îndeplinirea condițiilor privind disponibilitatea și distinctivitatea este prevăzută și în cazul emblemei. Totuși, dacă alegerea unei embleme este facultativă, alegerea unei firme este obligatorie[6], în lipsa ei societatea neputând fi înmatriculată.
În privința distinctivității emblemei, art. 43. din Legea nr. 26/1990 prevede că
(1) Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea.
Drepturile astfel dobândite cu privire la numele comercial și emblemă se bucură de protecție juridică pe tot teritoriul României.
Dezavantaj în această procedură:
Totuși, se observă că verificarea îndeplinirii condițiilor cu privire la disponibilitate și distinctivitate se face doar în raport de semne grafice înregistrate ca nume comerciale sau embleme, iar nu și cu privire la semne grafice înregistrare în registrul mărcilor, ceea ce impune instituirea unei baze comune de date pentru o protecție eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală.
Totodată, din analiza dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 26/1990, constatăm că legiuitorul a reglementat doar refuzul înscrierii numai a firmei lipsite de distinctivitate, nu și a emblemei afectate de acest viciu. Totuși, în situația în care emblema este lipsă de distinctivitate, constituie o neregularitate care poate avea drept consecință respingerea de către persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerțului a cererii.
2. Marca
Avantaj în această procedură:
Art. 8 din Legea nr. 84/1998 prevede că „Dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”.
În sport, în general, și în fotbal, în special, există o legătură definitorie între marca unui club și respectivul club.
În plan sportiv, marca nu îndeplinește doar funcția conferită de legislația specială, ci reprezintă și un simbol al echipei, o identificare a fanilor cu echipa, cu palmaresul și istoria clubului etc.
Implicațiile funcției mărcii sunt cu atât mai importante cu cât, în vederea participării într-o competiție sportivă europeană, o entitate sportivă nu are facultatea, ci obligația de a deține o marcă, emblemă (logo).
Astfel, veniturile generate de sport sunt influențate, într-o foarte mare măsură, de exploatarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, iar exemplul cel mai concludent vine din fotbal, acesta fiind sportul cu cea mai mare aderență la public:
Clubul de fotbal Real Madrid a plătit pentru achiziția jucătorului Cristiano Ronaldo suma de 94 milioane de euro. Investiția a fost recuperată integral din vânzarea tricourilor cu numele acestuia doar în magazinele din capitala Spaniei.
Așadar, veniturile încasate pe piața din Asia sau în alte state din Europa au reprezentat profit, ab initio, pentru clubul spaniol.
Totuși, există și alte sporturi care generează venituri imense pentru sportivi/cluburi și, implicit, economia mondială. Astfel, Roger Federer (tenis) a încasat în anul 2016 doar din sponsorizări 56,6 milioane euro, LeBron James (baschet) 51 milioane euro, Phil Michkelson (golf) 47, 2 milioane euro etc.
Cu alte cuvinte, valoarea economică a unei mărci este uriașă, o dovadă în plus a importanței acesteia fiind constituită de disputele juridice care au ca obiect semne distinctive.
Dezavantaj major în această procedură:
Din păcate, Legea nr. 84/1998 nu oferă o protecție efectivă/reală mărcilor înregistrate și, implicit, drepturilor conferite de marcă.
Modul în care este reglementată întreaga procedură de înregistrare a unei mărci în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci este lacunar, putându-se ajunge destul de simplu la situația în care un terț să reușească înregistrarea unei mărci identice aceleia deținute de un mare club sportiv.
Potrivit art. 6. din Legea nr. 84/1998,
(1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.
(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare.
(6) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.
(7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile prevăzute la art. 6 septies din Convenţia de la Paris.
Art. 19 din același act normativ prevede că:
(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.
(2) Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege.
(1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii prevăzute de lege.
(3) OSIM examinează:
- a) calitatea solicitantului, conform 3 lit. h) şi j), după caz;
- b) condiţiile prevăzute la 12 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate;
- c) motivele de refuz prevăzute la 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate.
(4) În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la examinarea pe fond.
Așadar, cu privire la o cerere de înregistrare a unei mărci, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcii verifică îndeplinirea condițiilor referitoare la disponibilitate și distinctivitate numai dacă, în termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, o persoană interesată formulează opoziție pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, titularul unui certificat de marcă, care ar trebui să se bucure de o protecție efectivă, conferită de la data depozitului reglementar, se găsește în situația în care va trebui să manifeste o vigilență permanentă și să urmărească în mod constant Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, pentru a se asigura că nu încearcă nimeni să înregistreze mărci identice aceleia deținute de el.
Mai mult, pe lângă efortul permanent de monitorizare a cererilor depuse la OSIM, titularul mărcii va trebui să plătească taxele aferente opoziției, să arate motivele sale în scris și să facă dovada că, pe de o parte, în cursul unei perioade de 5 ani anteriori, marca sa a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, iar, pe de altă parte, că există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a facut opoziție.
Ulterior, se urmează o întreagă procedură în fața Comisiilor specializate din cadrul OSIM, în care se pune în discuție temeinicia opoziției, punctul de vedere al părții adverse etc.
Un alt dezavantaj major rezultat din această procedură rezultă din practica acestei comisii de examinare a opozițiilor de a refuza acordarea cheltuielilor de judecată, ceea ce înseamnă că titularul mărcii poate obține respingerea cererii de înregistrare a unei mărci identice aceleia deținute de el, dar va contabiliza în mod cert la pierderi consumul de energie, timp și bani pentru apărarea drepturilor sale.
Practic, titularului mărcii deja înregistrate nu îi este oferită o protecție reală, în sensul în care OSIM să poată verifica imediat similaritatea dintre o marcă deja înregistrată și una nouă și, în consecință, să refuze înregistrarea.
Mai mult, în practică, OSIM nu procedează la notificarea titularului mărcii cu privire la tentativa unui terț de a înregistra un semn asemănător ori identic cu acela deja înregistrat, fapt care îi răpește titularului mărcii posibilitatea de a formula o opoziție sau un punct de vedere.
Dimpotrivă, titularul mărcii înregistrate, adică cel care se bucură de ”protecția” conferită de Legea nr. 84/1998, este cel care trebuie să depună permanent diligențele necesare în vederea protejării drepturilor deja câștigate de acesta.
Privită din această perspectivă, reglementarea dată motivelor relative prin art. 6 din Legea nr. 84/1998 apare mai mult ca un pretext pentru a mai încasa niște taxe și pentru a da ceva de lucru aparatului birocratic din cadrul OSIM și diferiților consilieri sau specialiști care roiesc în jurul acestei instituții.
Situații întâlnite în practică în care conflictele cu privire la drepturile de proprietate intelectuală[7] au generat consecințe negative
1. Marcă înregistrată vs. Marcă înregistrată
Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 reglementează două situații conflictuale care pot duce la anularea înregistrării unei mărci în raport de existența unei mărci anterioare[8].
b) Atunci când marca este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată
Exemplu de conflict între mărci identice
Figura 1 Figura 2
Marca nr. 61735 Marca nr. 130904
Dată de depozit – 29.01.2004 Dată de depozit – 23.12.2013
Data acordării – 03.12.2004 Data acordării – 19.06.2014
Speța este una notorie, având ca protagoniști pe de-o parte, cea mai mare echipă de fotbal din România, Steaua București și, pe de altă parte, o unitate militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Clubul Sportiv al Armatei Steaua.
Clubul Sportiv al Armatei Steaua a solicitat în instanţă anularea înregistrării mărcii pe care SC Fotbal Club Steaua București SA, deţinătoarea echipei de fotbal, o înregistrase în 2004 la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci (figura 1). Tribunalul București i-a respins cererea ca fiind neîntemeiată, soluție menținută de Curtea de Apel București, care a respins apelul CSA ca nefondat.
Cu toate acestea, la 23 decembrie 2013, adică la trei zile după decizia Curţii de Apel București, care a confirmat legitimitatea și legalitatea deținerii, de către Steaua București a mărcii, CSA a făcut un gest surprinzător: a depus la OSIM o cerere de înregistrare a unei MÃRCI IDENTICE cu cea înregistrată de SC Fotbal Club Steaua București SA în 2004 (figura 2).
Steaua București a aflat mult prea târziu despre această înregistrare, nemaivând posibilitatea formulării unei opoziții în fața OSIM, spre a opri înregistrarea mărcii identice. Singurul mijloc legal la care putea apela era o acțiune în anularea mărcii CSA, care însă a fost respinsă ca lipsită de interes legitim, dat fiind faptul că, până la pronunțarea soluției, marca invocată de Steaua București fusese anulată de ÎCCJ.
b) Atunci când, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară
Exemplu de conflict între mărci similare
Conflictul dintre aceste două mărci asemănătoare a fost supus analizei instanțelor judecătorești de către CSA, care a afirmat că Steaua București și-a înregistrat cu rea-credință marca.
Deși două instanțe (Tribunalul București și Curtea de Apel București) au dat câștig de cauză echipei Steaua București, instanța supremă, cu încălcarea normelor imperative privitoare la competenta funcțională, a întors soluția și a anulat definitiv înregistrarea mărcii Steaua.
Cauza a fost dezbătută de noi în cuprinsul unui alt articol (https://www.juridice.ro/394727/marca-steaua-cronica-unei-anulari-nedrepte.html).
FC Oțelul Galați, echipă de fotbal din România, a primit o somație din partea FC Barcelona, prin care i s-a solicitat să își schimbe sigla, motivat de faptul că seamănă foarte mult cu cea a Barcelonei.
Marcă înregistrată de Clubul Sportiv Universitate Craiova (Figura 1)
Marcă înregistrată de Fotbal Club U Craiova S.A. (Figura 2)
Marca înregistrată de Clubul Sportiv Universitatea Craiova
Mărci înregistrate de Fotbal Club U Craiova S.A.
Mărcile înregistrate de Fotbal Club U Craiova S.A. au fost anulate de instanțele judecătorești.
Astfel de conflicte sunt frecvent întâlnite în practică, însă nu toate sunt supuse spre soluționare instanțelor competente, în vederea tranșării definitive a drepturilor fiecărui titular. Motivul rezidă în faptul că termenul legal în care poate fi solicitată anularea înregistrării unei mărci făcute cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) este de 5 ani și curge de la data înregistrării mărcii.
Promovarea unei acțiuni în anulare cu nerespectarea termenului menționat conduce la respingerea ca tardiv formulată a cererii de chemare în judecată.
Cu toate acestea, ambele situații anterior expuse pot fi supuse analizei prin raportare la dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv prin invocarea înregistrării mărcii ulterioare cu rea-credință, caz în care acțiunea în anularea poate fi introdusă oricând.
2. Marcă neînregistrată vs. Marcă înregistrată ulterior
Conflictul astfel apărut între un semn distinctiv neînregistrat ca marcă și același semn distinctiv înregistrat ca marcă poate fi analizat prin raportare la dispozițiile art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care dispun că: „O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: (…) b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare”.
Exemplu de conflict între o marcă neînregistrată și o marcă înregistrată
În anul 2006, Federația Română de Fotbal a luat decizia ca denumirile Diviziilor A, B și C să fie înlocuite cu cele de Liga 1, 2 și 3.
Măsura nu a fost una benevolă, ci mai degrabă forțată, deoarece Federația Română de Fotbal nu avea o marcă înregistrată privind Divizia A, deși denumirea era folosită de foarte mulți ani, iar o persoană inventivă a profitat de neatenția Federației și de reglementarea insidioasă și a obținut înregistrarea mărcii verbale Divizia A (număr marcă 066246), urmând ca aceasta să fie utilizată pentru batoane energizante…
S-a ajuns astfel în situația în care Federația Română de Fotbal să nu mai poată folosi denumirea ”Divizia A” fără a obține acordul titularului mărcii înregistrate în schimbul unei contribuții.
Este adevărat că Federația Română de Fotbal avea la îndemână mijloace juridice prin care să ceară anularea înregistrării mărcii, dar a preferat să evite hazardul unui litigiu și a ales calea mai simplă și mai rapidă, schimbând denumirea competiției în Liga 1.
Chiar dacă această operațiune a însemnat renunțarea la o denumire împământenită, cu tradiție, mulți fani ai fotbalului utilizând chiar și azi denumirea ”Divizia A”, trebuie să recunoaștem că această schimbare a denumirii a reprezentat un demers eficient, care a permis continuarea nestingherită a activității și, totodată, lipsirea de efecte a încercării de a se obține avantaje materiale injuste de pe urma acestui procedeu …
3. Marcă înregistrată vs. Nume comercial sau Emblemă
Potrivit dispozițiilor legale în materie, marca, numele comercial și emblema au regim juridic distinct și sunt reglementate prin acte normative separate. Cu toate acestea, înregistrarea unui nume comercial sau a unei embleme, deși făcută cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, poate genera un conflict cu o marcă.
Dreptul de utilizare a numelui comercial și a emblemei se bucură de protecție, în egală măsură cu acela de exploatare exclusivă a mărcii, potrivit cu art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1881 (ratificată de România în anul 1969).
Totuși, actele de folosire a numelui comercial/emblemei prin care se încalcă drepturile exclusive asupra unei mărci, pot fi interzise prin raportare la dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.
Potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1998,
(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.
(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Astfel, articolul 36 alin. (2) și (3) din Legea nr. 84/1998 se referă la conflictul dintre marcă și un semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini condițiile de registrabilitate de fond, prevăzute de art. 2 raportat la art. 5 interpretat per a contrario, din Legea nr. 84/1998, pentru a fi înregistrat ca marcă, prin ipoteză neînregistrat, însă, ca marcă, folosit ca atare de către un profesionist (comerciant) în activitatea sa comercială.
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui profesionist de cele ale altuia, în timp ce numele comercial/firma identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
În acest sens, se impune să menționăm că utilizarea ca marcă a numelui comercial în legătură cu produse sau servicii comercializate de o persoană poate fi percepută ca atare de către consumator, fapt reținut în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazurile C-206/01 Arsenal, C-48/05 Adam Opel și C-17/06 Celine).
Totuși, conflictul dintre un nume comercial/emblemă și o marcă apare doar în cazul în care modul în care este folosită în concret denumirea/firma denotă utilizarea acesteia ca semn distinctiv pentru produse sau servicii, pentru a le distinge sub aspectul provenienței lor, iar nu ca semn de identificare a comerciantului, chiar dacă nu se respectă prevederile din Legea nr. 26/1990.[9]
În acest sens a reținut și CJUE în Cauză Celine C-17/06, respectiv:
21 Or, o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 noiembrie 2002, Robelco, C-23/01, Rec., p. I-10913, punctul 34, şi Hotărârea Anheuser-Busch, citată anterior, punctul 64). Într-adevăr, o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ. Aşadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii” în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă.
22 în schimb, atunci când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare „pentru produse”, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă (a se vedea în acest sens Hotărârile Arsenal Football Club, punctul 41, şi Adam Opel, punctul 20, citate anterior).
23 în plus, chiar în lipsa aplicării semnului, are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul prevederii menţionate atunci când terţul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terţului şi produsele comercializate sau serviciile furnizate de terţ.
În jurisprudență națională (ÎCCJ, decizia nr. 6559/2010) s-a stabilit că atunci când utilizarea unui nume comercial se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu poate fi considerată ca având loc pentru produse sau servicii și nu se creează un conflict cu dreptul la marcă.
Tot instanța supremă[10] a statuat că Folosirea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme în concordanţă cu funcţiile sale şi în limitele protecţiei conferite titularului său prin înscrierea acesteia în registrul comerţului, deci, pentru identificarea societăţii sau desemnarea fondului de comerţ nu poate fi interzisă de titularul mărcii pentru că denumirea socială, numele comercial sau emblema nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii, funcţie specifică mărcilor.
Nu trebuie omis art. 39 din Legea nr. 84/1998, care stabilește limitele dreptului exclusiv asupra mărcii: (1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului; (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) … să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.
Dispozițiile Legii privind combaterea concurenței neloiale nr. 11/1991 prevăd la art. 1 obligația comercianţiilor să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.
Totuși, tocmai din cauza reglementării defectuoase și a lipsei de corelare cu privire la marcă și celelalte drepturi de proprietate industrială, există cazuri în care, cu privire la aceeași situație de fapt, se pronunță soluții diametral opuse.
Exemple de conflicte între marcă și nume comercial/emblemă
Cel mai notoriu exemplu este conflictul creat între pe de o parte, marca invocată de Clubul Sportiv al Armatei și, pe de altă parte, numele ”S.C. Fotbal Club Steaua București S.A.”.
4. Marcă vs. Nume de domeniu
Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
Așadar, prin înregistrarea unui nume de domeniu identic sau similar cu o marcă se săvârșește un fapt juridic civil ilicit, ce aduce atingere dreptului real absolut la marcă.
Se observă astfel că în cazul unui conflict între o marcă și un nume de domeniu, acțiunea nu se întemeiază pe dispozițiile legislației proprietății intelectuale, ci este una de drept comun, temeiul de drept fiind răspunderea civilă delictuală.
COMPETENȚA SOLUȚIONĂRII UNUI CONFLICT ÎNTRE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ/INDUSTRIALĂ
În mod normal, cluburile sunt obligate să adopte o clauză statutară conform căreia orice litigiu cu caracter național sau cu caracter internațional în care sunt implicate acestea sau membrii acestora și care se referă la statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA FRF sau ale Ligilor poate fi soluționat, în ultimă instanță, doar de Tribunalul Arbitral al FRF (dacă este cazul) sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne, a cărui jurisdicție o recunosc în mod expres, conform prevederilor din statutul FIFA, respectiv de către un tribunal arbitral independent și imparțial, care va soluționa litigiul în mod irevocabil, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română interzice în mod expres acest lucru.
În cazul litigiilor de muncă, părțile pot opta și pentru a supune diferendul analizei instanțelor de drept comun, dar, în litigiile privitoare la drepturile de proprietate intelectuală/industrială, în conformitate cu legislația actuală, instanțele naționale sunt singurele competente.
[1] Prescurtarea de la National Basketball Association.
[2] A se vedea în acest sens și Sonia Florea, Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, articol publicat pe https://www.juridice.ro/306860/consideratii-privind-conflictul-dintre-dreptul-asupra-marcii-si-dreptul-la-numele-comercial-si-la-emblema-inregistrate.html.
[3] A se vedea în aces sens și Sonia Florea, Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, articol publicat pe https://www.juridice.ro/306860/consideratii-privind-conflictul-dintre-dreptul-asupra-marcii-si-dreptul-la-numele-comercial-si-la-emblema-inregistrate.html.
[4] Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice, editura All Beck, București, 2003, p. 6.
[5] Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice, editura All Beck, București, 2003, p. 6.
[6] Aspectele au fost expuse și de drd. Gheorghe Gheorghiu, Margareta Oproiu, Considerații asupra corelației dintre emblemă, firmă și marcă publicat în Revista de Drept comercial nr. 2/1997, p. 78.
[7] Pentru o analiză pe larg a potențialelor conflicte dintre dreptul asupra semnului distinctiv depus la înregistrare ca marcă sau înregistrat deja ca marcă și dreptul asupra numelui comercial, respectiv dreptul asupra emblemei din perspectiva titularului dreptului asupra semnului distinctiv înregistrat ca nume comercial sau ca emblemă anterior înregistrării mărcii a se vedea Sonia Florea, Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, articol publicat pe https://www.juridice.ro/306860/consideratii-privind-conflictul-dintre-dreptul-asupra-marcii-si-dreptul-la-numele-comercial-si-la-emblema-inregistrate.html.
[8] A se vedea în acest sens și Sonia Florea, Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, articol publicat pe https://www.juridice.ro/306860/consideratii-privind-conflictul-dintre-dreptul-asupra-marcii-si-dreptul-la-numele-comercial-si-la-emblema-inregistrate.html.
[9] Decizia civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
[10] Decizia nr. 331 pronunțată la data de 31 ianuarie 2014 de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Avocat Petre Piperea, Partener PIPEREA ȘI ASOCIAȚII
Avocat Ruxandra Argăseală, PIPEREA ȘI ASOCIAȚII
* Prezentul articol a constituit baza prezentării autorilor în cadrul Conferinței ”Probleme dificile de dreptul sportului (ed. 1)”, care a avut loc în data de 16 mai 2017 în București, Camera de Comerț și Industrie a României.
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
