Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

CJUE. C‑231/16, Merck. Acțiune întemeiată pe o marcă națională urmată de o acțiune întemeiată pe o marcă a UE. Prof. dr. Camelia Toader, membru al completului
19.10.2017 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, CJUE, Content, Drept civil, Drept comercial, Dreptul proprietatii intelectuale, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Marcă a Uniunii Europene – Articolul 109 alineatul (1) – Acțiuni civile pe baza unor mărci ale Uniunii Europene și a unor mărci naționale – Litispendență – Noțiunea «aceleași fapte» – Utilizarea termenului «Merck» în numele de domenii și pe platformele de comunicare socială online – Acțiune întemeiată pe o marcă națională urmată de o acțiune întemeiată pe o marcă a Uniunii Europene – Desesizare – Întindere

Din completul de judecată a făcut parte prof. univ. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Reclamanta din litigiul principal, Merck, este o întreprindere de produse chimice și farmaceutice care, potrivit deciziei de trimitere, are aproximativ 40 000 de angajați și își desfășoară activitatea în 67 de state din întreaga lume.

Prima pârâtă din litigiul principal, Merck & Co., este societatea‑mamă, cotată la bursă, a celei de a doua pârâte din litigiul principal, Merck Sharp & Dohme, care comercializează în principal medicamente și vaccinuri, precum și produse cosmetice și de îngrijire. Potrivit deciziei de trimitere, Merck Sharp & Dohme este responsabilă cu activitățile operaționale ale grupului și, în special, cu vizibilitatea acestuia pe internet, în special prin publicarea de informații de interes pentru acționarii săi. A treia pârâtă din litigiul principal, MSD Sharp & Dohme, este o filială germană a Merck & Co.

Reclamanta și pârâtele din litigiul principal făceau inițial parte din același grup de societăți. Din anul 1919, ele sunt însă complet separate.

Din decizia de trimitere reiese că Merck este titulara mărcii naționale MERCK, înregistrată în Regatul Unit. Aceasta este de asemenea titulara mărcii verbale a Uniunii Europene MERCK, pentru produse care fac parte din clasele 5, 9 și 16, în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și pentru servicii care fac parte din clasa 42 din acest aranjament.

Mai multe acorduri au fost încheiate succesiv între, pe de o parte, societatea a cărei succesoare în drepturi este Merck și, pe de altă parte, societatea a cărei succesoare în drepturi este Merck Sharp & Dohme. Aceste acorduri, dintre care ultimul este încă în vigoare, prevedeau reguli pentru utilizarea unor mărci ale Merck de către Merck Sharp & Dohme în Germania, precum și în alte state.

De pe site‑ul internet www.merck.com al pârâtelor din litigiul principal, orice utilizator din Germania sau dintr‑un alt stat membru este condus, în special prin intermediul unor linkuri, spre site‑uri subordonate care au de asemenea conținuturi care reflectă prezența pe internet a pârâtelor din litigiul principal, precum www.merckengage.com, www.merckvaccines.com sau www.merck‑animal-health.com. Pe aceste site‑uri internet, difuzarea informațiilor nu este limitată la o anumită zonă geografică, astfel încât toate conținuturile sunt accesibile în aceeași formă în întreaga lume.

Pe lângă numele lor de domenii pe internet, Merck & Co. și Merck Sharp & Dohme au dezvoltat alte forme de vizibilitate pe internet, pe mai multe platforme de comunicare socială.

La 8 martie 2013, reclamanta din litigiul principal a sesizat High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery, Regatul Unit] cu o acțiune pe baza mărcii sale naționale și îndreptată în special împotriva Merck & Co. și a Merck Sharp & Dohme, pentru o pretinsă contrafacere ca urmare a utilizării termenului „Merck” în Regatul Unit.

La 11 martie 2013, reclamanta din litigiul principal a sesizat de asemenea Landgericht Hamburg (Tribunalul Regional din Hamburg, Germania) cu o acțiune, pe baza mărcii Uniunii Europene a cărei titulară este, împotriva acelorași pârâte, dar și împotriva MSD Sharp & Dohme.

Astfel cum reiese din decizia de trimitere, reclamanta din litigiul principal apreciază că faptul că unele site‑uri internet ale pârâtelor din litigiul principal, după care a prezentat capturi de ecran, sunt accesibile în Uniune și, prin urmare, și în Germania, fără ca difuzarea să se limiteze la o anumită zonă geografică, aduce atingere drepturilor sale asupra mărcii.

Prin memoriile din 11 noiembrie 2014, din 12 martie 2015, din 10 septembrie 2015 și din 22 decembrie 2015, reclamanta din litigiul principal a modificat capetele sale de cerere în fața instanței de trimitere și a declarat că se desistează de acțiunea sa în măsura în care cererile privesc teritoriul Regatului Unit. Această desistare a fost contestată de pârâtele din litigiul principal.

Pârâtele din litigiul principal consideră că acțiunea aflată pe rolul instanței de trimitere este inadmisibilă în lumina articolului 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, cel puțin în măsura în care aceasta privește motivul întemeiat pe contrafacerea mărcii Uniunii Europene a reclamantei din litigiul principal în întreaga Uniune. Desistarea parțială formulată de aceasta din urmă nu ar avea niciun efect în această privință.

Landgericht Hamburg (Tribunalul Regional din Hamburg) arată că articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 pare să excludă orice limitare a întinderii teritoriale a unei eventuale desesizări a instanței sesizate a doua, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal. Aceasta exprimă însă îndoieli în această privință.

În acest context, Landgericht Hamburg (Tribunalul Regional din Hamburg) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Noțiunea «aceleași fapte» de la articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretată în sensul că îndeplinesc această cerință administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul aceluiași domeniu și care au făcut obiectul unor acțiuni în contrafacere formulate între aceleași părți, în fața unor instanțe din state membre diferite, una fiind sesizată pentru contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene și cealaltă pentru contrafacerea unei mărci naționale?

2) Noțiunea «aceleași fapte» de la articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretată în sensul că îndeplinesc această cerință administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul domeniilor «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» care – în ceea ce privește domeniile respective «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» – pot fi accesate cu același nume de utilizator și care au făcut obiectul unor acțiuni în contrafacere formulate între aceleași părți, în fața unor instanțe din state membre diferite, una fiind sesizată pentru contrafacerea unei mărci comunitare și cealaltă pentru contrafacerea unei mărci naționale?

3) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, instanța dintr‑un stat membru «sesizată a doua» cu o «acțiune în contrafacere» pentru contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene prin administrarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul aceluiași domeniu, prin care, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], se invocă pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru, trebuie să se desesizeze, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], numai în ceea ce privește teritoriul celuilalt stat membru în care, la instanța cea dintâi sesizată, s‑a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii Europene invocată în acțiunea introdusă la «instanța sesizată a doua» și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul aceluiași domeniu, sau, în acest caz, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor, «instanța sesizată a doua» trebuie să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 97 alineatul (2) și al articolului 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente în oricare stat membru și astfel la nivelul întregii Uniuni […]?

4) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că instanța dintr‑un stat membru «sesizată a doua» cu o «acțiune în contrafacerea» unei mărci a Uniunii Europene prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul domeniilor «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com», care – în ceea ce privește domeniile respective «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» – pot fi accesate cu același nume de utilizator, prin care, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], se invocă pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru, trebuie să se desesizeze, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a), numai în ceea ce privește teritoriul celuilalt stat membru în care, la instanța cea dintâi sesizată, s‑a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii Europene invocată în acțiunea introdusă la instanța sesizată a doua și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul domeniilor «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com», care – în ceea ce privește domeniile respective «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» – pot fi accesate cu același nume de utilizator sau, în acest caz, dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor, «instanța sesizată a doua» trebuie să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 97 alineatul (2) și al articolului 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente în oricare stat membru și astfel la nivelul întregii Uniuni […]?

5) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, retragerea unei acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene prin administrarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul aceluiași domeniu, introdusă la instanța dintr‑un stat membru «sesizată a doua», prin care, inițial, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], s‑au invocat pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care, la «instanța cea dintâi sesizată», s‑a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii Europene invocată în fața «instanței sesizate a doua» și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor pagini de internet identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul aceluiași domeniu, nu permite ca «instanța sesizată a doua» să se desesizeze cu privire la toate pretențiile invocate în fața sa, în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], dată fiind dubla identitate a mărcilor și a mărfurilor?

6) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, retragerea unei acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul domeniilor «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com», care – în ceea ce privește domeniile respective «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» – pot fi accesate cu același nume de utilizator, aflată pe rolul unei instanțe dintr‑un stat membru «sesizate a doua», prin care, inițial, în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) și cu articolul 98 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], s‑au invocat pretenții în legătură cu fapte de contrafacere comise sau cu pericole de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care, la instanța «cea dintâi sesizată», s‑a introdus o acțiune în contrafacerea unei mărci naționale identice cu marca Uniunii Europene invocată în fața «instanței sesizate a doua» și valabile pentru mărfuri identice, prin administrarea și utilizarea unor conținuturi online identice la nivel mondial și, implicit, și la nivelul Uniunii […], în cadrul domeniilor «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com», care – în ceea ce privește domeniile respective «facebook.com» și/sau «youtube.com» și/sau «twitter.com» – pot fi accesate cu același nume de utilizator, nu permite «instanței sesizate a doua» să se desesizeze în temeiul articolului 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009], dată fiind dubla identitate a mărcilor și a produselor?

7) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 207/2009] trebuie interpretat în sensul că, în condiții de identitate a mărcilor, din formularea «atunci când mărcile în cauză sunt identice și valabile pentru produse sau servicii identice» rezultă că instanța «sesizată a doua» trebuie să se desesizeze numai în măsura în care marca Uniunii Europene și respectiva marcă națională sunt înregistrate pentru aceleași produse și/sau servicii sau «instanța sesizată a doua» se poate desesiza integral, inclusiv atunci când marca Uniunii Europene, invocată în fața acestei instanțe, este protejată și pentru alte produse și/sau servicii care nu sunt protejate de marca națională, în privința cărora intră în discuție o identitate sau o asemănare a faptelor imputate?”

Curtea (Camera a doua) declară:

1) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că condiția prevăzută la acest articol, referitoare la existența „acel[or]ași fapte”, este îndeplinită atunci când acțiuni în contrafacere întemeiate pe o marcă națională și, respectiv, pe o marcă a Uniunii Europene, sunt formulate între aceleași părți în fața unor instanțe din state membre diferite numai în măsura în care acțiunile în cauză privesc o pretinsă contrafacere a unei mărci naționale și a unei mărci a Uniunii Europene identice pe teritoriul acelorași state membre.

2) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în situația în care acțiuni în contrafacere întemeiate, prima, pe o marcă națională, privind o pretinsă contrafacere pe teritoriul unui stat membru, și, a doua, pe o marcă a Uniunii Europene, privind o pretinsă contrafacere pe întreg teritoriul Uniunii Europene, sunt formulate între aceleași părți în fața unor instanțe din state membre diferite, cea de a doua instanță sesizată trebuie să se desesizeze cu privire la partea litigiului referitoare la teritoriul statului membru vizat de acțiunea în contrafacere formulată în fața primei instanțe sesizate.

3) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că condiția prevăzută la acest articol, referitoare la existența „acel[or]ași fapte”, nu mai este îndeplinită atunci când, în urma unei desistări parțiale a unui reclamant, în măsura în care este formulată în mod valabil, de o acțiune în contrafacere întemeiată pe o marcă a Uniunii Europene care urmărea inițial interzicerea utilizării mărcii respective pe teritoriul Uniunii Europene, o astfel de desistare privind teritoriul statului membru vizat de acțiunea formulată în fața primei instanței sesizate, întemeiată pe o marcă națională, care urmărea interzicerea utilizării mărcii respective pe teritoriul național, acțiunile în cauză nu mai privesc o pretinsă contrafacere a unei mărci naționale și a unei mărci a Uniunii Europene identice pe teritoriul acelorași state membre.

4) Articolul 109 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în caz de identitate a mărcilor, cea de a doua instanță sesizată trebuie să se desesizeze în favoarea primei instanțe sesizate numai în măsura în care mărcile respective sunt valabile pentru produse sau servicii identice.

:: Hotărârea

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti