CJUE confirmă: lipsa intenției reale de a utiliza o marcă națională sau comunitară înregistrată demonstrează reaua-credință a titularului acesteia
30 ianuarie 2020 | Dragoș BOGDAN, Bianca IAMANDI
Dragoș Bogdan
Bianca Iamandi
I. Scurtă prezentare a situației de fapt
Prin hotărârea pronunțată în data de 29 ianuarie 2020, în cauza C-371/18, Curtea de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) a răspuns unei cereri de întrebări preliminare privind interpretarea noțiunii de rea credință, la momentul înregistrării unei mărci. Întrebarea a fost ridicată în cadrul unei litigiu între Sky plc, Sky International AG și Sky UK ltd („Sky”), pe de-o parte, și SkyKick Inc. („SkyKick”), pe de altă parte, cu privire la o pretinsă contrafacere de către societățile SkyKick a unor mărci ale Sky și ale altora.
Sky sunt titularii a patru mărci figurative și verbale și a unei mărci verbale, naționale a Regatului Unit, care includ cuvântul „sky”, mărci ce sunt înregistrate pentru un număr mare de produse și servicii dintr-o serie de clase din Clasificarea de la Nisa, în special clasele 9 și 38.
Sky a formulat o acțiune în contrafacerea mărcilor în discuție, împotriva societăților SkyKick, întemeindu-se pe faptul că înregistrarea acestor mărci a fost realizată pentru mai multe produse și servicii, inter alia, software, software descărcat de pe internet, servicii de poștă electronică, servicii de portal internet. Totuși, Sky nu au propus și nu propun niciun serviciu de migrare între platformele de poștă electronică sau de stocare în cloud și nici nu indică posibilitatea de a proceda astfel în viitor.
SkyKick propun servicii ce au la bază un software ca serviciu și privesc migrația în cloud, stocarea în cloud și gestionarea aplicațiilor în cloud.
În cadrul litigiului, SkyKick a formulat cerere reconvențională, solicitând instanței de judecată anularea mărcilor în discuție, deținute de Sky și alții, pe motivul că mărcile respective au fost înregistrate pentru bunuri și servicii care nu sunt specificate cu suficientă precizie.
Instanța de trimitere a adresat CJUE o serie de întrebări preliminare, printre care aceea de a se stabili dacă absența indicării cu claritate și precizie a produselor și serviciilor pentru care este acordată protecția prin marcă poate constitui un motiv de nulitate a acesteia și, de asemenea, de a se stabili dacă înregistrarea unor mărci cu rea-credință, fără intenția de a le utiliza sau de a le utiliza pentru toate produsele și serviciile vizate de cererea de înregistrare poate constitui un motiv de nulitate a respectivelor mărci.
II. Lipsa de claritate și precizie
Cu privire la prima întrebare adresată, CJUE a statuat că o marcă națională sau comunitară nu poate fi declarată nulă, total sau parțial, pentru motivul că termenii folosiți pentru a desemna produsele și serviciile pentru care această marcă a fost înregistrată sunt lipsiți de claritate și de precizie.
Pentru a răspunde la prima întrebare adresată de instanța de trimitere, analiza Curții este fundamentată pe o interpretare restrictivă atât a dispozițiilor art. 3 din Directiva nr. 89/104, cât și a celor ale art. 7 din Regulamentul nr. 40/94.
Astfel, Curtea statuează în sensul că ambele prevăd o listă exhaustivă de cauze de nulitate absolută a mărcilor înregistrate, statele neavând în niciun caz posibilitatea de a introduce, prin intermediul legislației interne, alte cauze de nulitate. Lipsa de claritate și de precizie a termenilor utilizați pentru a desemna produsele și serviciile protejate prin înregistrarea unei mărci nu este prevăzută ca atare, în mod expres, în legislația europeană, ca motiv distinct de nulitate absolută a unei mărci.
În plus, Curtea a apreciat că lipsa de claritate și precizie nu poate fi inclusă în cadrul motivului ce vizează lipsa reprezentării grafice, întrucât acesta este aplicabil numai semnelor susceptibile de a constitui o marcă, iar nu și termenilor și serviciilor pentru care a fost înregistrată marca în cauză. Mai mult decât atât, Curtea reține că lipsa de claritate și precizie în determinarea bunurilor și serviciilor desemnate de marcă nu poate fi inclusă nici în cadrul motivului de nulitate privind încălcarea ordinii publice, deoarece aceste lipsuri se referă la caracteristicile cererii de înregistrare, iar nulitatea mărcii ce decurge din încălcarea ordinii publice nu poate fi apreciată ca aplicabilă în cazul unor posibile carențe ale cererii de înregistrare.
Pe de altă parte, Curtea reamintește faptul că titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale cu privire la marcă, dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări serioase pe teritoriul relevant, pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată, fiind posibil ca decăderea să opereze și parțial.
III. Lipsa intenției de utilizare a mărcii denotă reaua-credință a titularului acesteia
A treia întrebare adresată Curții este cea mai importantă, întrucât confirmă un trend din jurisprudența deja existentă a Tribunalului Uniunii Europene[1] în materie de înregistrare a unei mărci, fără intenția reală de a o utiliza.
În esență, instanța de trimitere a solicitat Curții să stabilească dacă lipsa intenției de a folosi mărcile în legătură cu toate produsele și serviciile enumerate în specificații și solicitarea de înregistrare a unora dintre mărci fără a avea intenția de a le utiliza în legătură cu produsele și serviciile indicate pot fi apreciate ca sugerând reaua-credință a titularului cererii.
Cu privire la această întrebare, Curtea a stabilit că o cerere de înregistrare a unei mărci fără nicio intenție de a o utiliza pentru produsele și serviciile vizate de înregistrare constituie un act de rea-credință, în sensul dispozițiilor Directivei și ale Regulamentului, dacă solicitantul acestei mărci avea intenția fie să aducă atingere intereselor unor terți într-un mod care nu este conform cu practicile loiale, fie să obțină, chiar fără a viza un terț special, un drept exclusiv în alte scopuri decât cele care țin de funcțiile unei mărci.
Curtea a analizat dispozițiile referitoare la anularea unei mărci pentru reaua-credință a solicitantului la momentul înregistrării mărcii, oferind conceptului de „rea-credință” caracterul de noțiune autonomă, ce trebuie interpretată în mod unitar atât din perspectiva Directivei nr. 89/2014, cât și a Regulamentului nr. 40/94. Reaua-credință dobândește un sens specific, prin raportare la domeniul special al dreptului mărcilor, primordială fiind funcția esențială a mărcii, aceea de a-i permite consumatorului să distingă originea comercială a unui produs.
În acest sens, Curtea reține că există rea-credință în ipoteza în care titularul unei mărci nu a introdus cererea de înregistrare a acesteia pentru a participa în mod loial la concurență, ci pentru a aduce atingere intereselor unor terți, într-un mod neconform cu uzanțele loiale, sau pentru a obține un drept exclusiv, în alte scopuri decât cele ce privesc funcțiile esențiale a unei mărci, cu precădere funcția de a indica originea comercială a produsului. Așadar lipsa intenției se a folosi marca, în sine, fără condițiile suplimentare indicate anterior, nu constituie rea-credință la depunerea cererii de înregistrare.
Curtea constată că, în această ipoteză, prin protecția acordată de dreptul mărcilor, titularul mărcii ar urmări obținerea unui monopol cu privire la produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca, monopol ce se caracterizează prin excluderea competitorilor de la utilizarea unui semn pe care titularul mărcii nu are intenția de a-l folosi.
Astfel, dacă cererea de înregistrare a solicitantului a urmărit să împiedice terții să utilizeze anumite semne ca marcă, deși acesta nu a avut intenția reală de a utiliza marcă în cadrul domeniului său de activitate, atunci cererea de înregistrare este abuzivă, întrucât nu are nicio legătură cu activitățile comerciale ale solicitantului. În acest caz, rațiunea cererii de înregistrare a mărcii dispare, iar aceasta se transformă într-o veritabilă cerere anticoncurențială, al cărei unic scop este împiedicarea terților de a desfășura și dezvolta propriile activități economice și comerciale, acest aspect fiind vădit incompatibil cu obiectivul protecției acordate prin marcă.
De asemenea, Curtea statuează că reaua-credință a titularului mărcii poate fi stabilită numai dacă există indicii obiective și temeinice, apte să dovedească fără putință de tăgadă intenția pe care titularul mărcii a avut-o la momentul introducerii cererii de înregistrare. Simplele prezumții sau presupuneri cu privire la ipoteza că la momentul introducerii cererii, titularul acesteia nu desfășura o activitate care să vizeze întreaga arie acoperită de produsele și serviciile pentru care a introdus cererea, nu conduc la concluzia existenței relei-credințe a solicitantului.
Absența intenției de a utiliza marca reprezintă o condiție necesară, însă nu și suficientă, pentru a se reține reaua-credință a titularului solicitării. În mod obligatoriu, aprecierea relei-credințe trebuie să se realizeze prin raportare la intenția solicitantului de a aduce atingere intereselor terților sau, chiar în absența intenției de prejudicia un terț anume, trebuie să se stabilească dacă titularul solicitării urmărește obținerea unor drepturi exclusive, în alte scopuri decât cele care țin de funcțiile mărcii.
În acest sens, ipoteza că un solicitant a depus o cerere pentru o gamă largă de produse sau servicii nu constituie, de plano, un indiciu care ar conduce la existența relei-credințe, dacă solicitantul are o rațiune comercială rezonabilă pentru a solicita o astfel de protecție în ceea ce privește utilizarea sau intenția de utilizare a unei mărci.
În ceea ce privește sancțiunea aplicabilă, CJUE a statuat în sensul că lipsa intenției de a utiliza marca în conformitate cu funcția esențială pentru care aceasta a fost înregistrată atrage nulitatea absolută a mărcii, drept consecință a relei-credințe a titularului solicitării. În ipoteza în care lipsa intenției de a utiliza marca vizează numai anumite produse și servicii incluse în cererea de înregistrare, nulitatea va fi parțială, doar cu privire la aceste produse și servicii.
IV. Scurt comentariu
Apreciem că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă orientarea jurisprudențială a instanțelor din România și, totodată, reprezintă un pas extrem de important în definirea conceptului de rea-credință a titularului unei mărci, oferind cadrul juridic necesar pentru aplicarea unitară a dreptului Uniunii Europene și pentru nedeturnarea legislației mărcilor de la scopul său primordial.
În primul rând, citind decizia la cald, rămânem cu impresia că, deși lipsa de claritate și de precizie a termenilor utilizați pentru a desemna produsele și serviciile protejate prin înregistrarea unei mărci nu este prevăzută ca atare, în mod expres, în legislația europeană, ca motiv distinct de nulitate absolută a unei mărci și nici nu poate fi inclus în motivele privind ordinea publică sau reprezentarea grafică, totuși el ar putea fi un indiciu (uneori unul foarte serios, în funcție de împrejurările cauzei) de rea-credință la înregistrare. Astfel, înregistrarea unei mărci pentru produse/servicii definite vag și general (”programe de calculator”) ar putea uneori denota intenția titularului mărcii de a urmări obținerea unui monopol cu privire la produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca, monopol ce se caracterizează prin excluderea competitorilor de la utilizarea unui semn pe care titularul mărcii nu are intenția de a-l folosi
În al doilea rând, merită subliniat faptul că încă din anul 2006, instanțele române, în mod special ÎCCJ, au reținut posibilitatea existenței relei-credințe a titularului unei mărci atunci când aceasta nu este înregistrată în scopul de a îndeplini funcția sa esențială, aceea de a indica originea comercială a produselor și a serviciilor.
Astfel, prin Decizia nr. 6678 din 6 iulie 2006 pronunțată de Secția civilă și de proprietate intelectuală, ÎCCJ a statuat în sensul că „cererea de înregistrare a mărcii formulată de pârâta, pe fondul neînțelegerilor dintre asociați, al lipsei de activitate comercială a societății pârâte și al recunoașterii utilizării semnului similar de către partenerul italian pentru același gen de produse și servicii denotă rea-credință din partea pârâtei, așa cum corect s-a reținut. Este adevărat că atitudinea subiectivă a solicitantului înregistrării trebuie verificată în raport de data cererii de înregistrare, dar comportamentul ulterior al solicitantului poate să confirme că acesta a fost de rea-credință la data formulării cererii, cum este cazul în speță. Sub acest aspect, instanțele au reținut că pârâta nu a utilizat marca înregistrată pentru a distinge produse sau servicii, în schimb, a acționat-o în instanță pe reclamantă atunci când aceasta a încercat să își comercializeze în România produsele sub semnul MIO DINO. IL MONDO UFFICIO.”.
Mai mult decât atât, prin Decizia nr. 2547 din 27.04.2010, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat calea de atac a recursului, cu consecința menținerii hotărârii recurate în ceea ce privește existența relei-credințe a titularului unei mărci înregistrate fără intenția ca aceasta să fie utilizată în vederea îndeplinirii funcției sale esențiale, unicul obiectiv fiind indisponibilizarea acesteia:
„Instanțele au reținut neutilizarea ca un element de fapt în conturarea laturii subiective a noțiunii de rea-credință în cauza de fată, în sensul că nefolosirea mărcii a evidențiat faptul că înregistrarea acesteia a fost deturnată de la scopul prevăzut de lege, și anume acela de a distinge anumite produse şi servicii de cele ale altor competitori, la acela de indisponibiliza pe piața muzicală numele folosit cu succes pe scenă de formația din care face parte reclamantul, formație concurentă celei din care face parte pârâtul.
Înregistrarea cu rea-credință a mărcii „X” de către apelantul-pârât este confirmată de atitudinea ulterioară înregistrării. Astfel, apelantul-pârât nu a folosit marca pe care a înregistrat-o, ceea ce confirmă împrejurarea că înregistrarea mărcii nu s-a făcut în scopul pe care legea îi recunoaște mărcilor, respectiv de a diferenția anumite produse sau servicii aparținând unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.
Astfel, nefolosirea nejustificată a mărcii un anumit timp atrage sancțiunea decăderii, însă folosirea sau nefolosirea nejustificată a unei mărci după înregistrarea acesteia este de natură să confirme atitudinea subiectivă avută de titular la momentul înregistrării mărcii, atitudine ce rezultă din împrejurări concomitente sau anterioare înregistrării mărcii. În cauză, elementele anterioare şi concomitente sunt reprezentate de faptul că pârâtul cunoștea trupa „A” şi împrejurarea că activitatea muzicală a acesteia era cunoscută publicului sub această denumire, ceea ce determina lipsa unui interes legitim al pârâtului în înregistrarea ca marcă a acestei denumiri şi, ca atare, reaua lui credință la înregistrarea mărcii, iar aceste elemente care conturează reaua-credinţă sunt confirmate de împrejurările ulterioare înregistrării, constând în nefolosirea mărcii şi pretinderea unei sume de bani pentru cesionarea ei.”
Această decizie a CJUE are darul de a revitaliza o noțiune cheie în dreptul mărcilor și confirmă orientarea înțeleaptă adoptată în materie de instanțele române.
[1] A se vedea Hotărârea din 7 iunie 2011, Psytech International/OAPI – Institute for Personality & Ability Testing (T‑507/08, EU:T:2011:253, punctele 88 și 89), Hotărârea din 14 februarie 2012, Peeters Landbouwmachines/OAPI, Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, punctele 24-26), Hotărârea din 13 decembrie 2012, pelicantravel.com/OAPI – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, nepublicată, EU:T:2012:689, punctele 54, 55 și 58-60), Hotărârea din 8 mai 2014, Simca Europe/OAPI – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240, punctele 38 și 39) și Hotărârea din 7 iulie 2016, Copernicus‑Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396, punctele 28-33 și 48-52).
Av. Dragoș Bogdan, STOICA & Asociații
Av. Bianca Iamandi, STOICA & Asociații
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
