Scurte considerații din perspectivă penală privind protecția mărcilor
11 mai 2023 | Ioana BALOG, Gabriel VOINESCU
Ioana Balog
Gabriel Voinescu
Proprietatea intelectuală reprezintă ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra creațiilor intelectuale, fiind împărțită în două ramuri: proprietatea industrială, care cuprinde brevete, mărci, desene, modele și denumirile de origine și drepturile de autor, care cuprinde operele literare și artistice.
Folosirea unei mărci, fără drept și fără consimțământul titularului, reprezintă în prezent o realitate de necontestat, întâlnită tot mai des în activitatea întreprinderilor. Contrafacerea este un fenomen în continuă creștere, cu atât mai mult cu cât, în zilele noastre, oamenii acordă o importanță mai mare brandurilor și calității produselor pe care le achiziționează. Astfel, protejarea mărcilor este importantă întrucât, din perspectiva consumatorilor, acestea au funcția de a garanta caracteristicile ori calitatea unui produs, înlocuind demersurile de verificare și auto-informare devenite desuete raportat la ritmul din ce în ce mai rapid în care se realizează aceste tranzacții curente. În cele ce succed vom expune într-o manieră succintă câteva aspecte privitoare la mărci și la protecția acordată acestora din perspectivă penală.
Conform art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (denumită în continuare „Legea 84/1998”), marca reprezintă un semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, având scopul să deosebească produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele aparținând celor concurente. După cum se poate observa, din definiția actuală a mărcii a fost eliminată condiția ca semnul să fie susceptibil de reprezentare grafică, astfel încât, odată cu evoluția continuă a societății în general și a tehnologiei în particular, semnul va putea fi reprezentat în orice formă, cu condiția ca reprezentarea să fie clară și precisă.
Așadar, noua definiție a mărcii impune două condiții pentru ca un semn să fie calificat drept marcă, respectiv:
a. semnul să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;
b. semnul să fie reprezentat în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente şi publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.
Nicio persoană fizică ori juridică nu poate, ca regulă, să efectueze operațiuni cu privire la o marcă înregistrată de către altă persoană fără a obține în prealabil consimțământul acesteia din urmă.
Înregistrarea propriei mărci este extrem de importantă, mărcile înregistrate bucurându-se atât de protecția dreptului civil, cât și de cea a dreptului penal, prin faptele incriminate în art. 102 din Legea nr. 84/1998, precum și prin interzicerea practicilor comerciale contrare uzanțelor cinstite și bunei-credințe, astfel cum prevede art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (denumită în continuare „Legea 11/1991”).
Din perspectiva dreptului civil, titularul unei mărci se poate adresa instanței civile cu o acțiune în contrafacere, conform art. 39 și următoarele din Legea 84/1998. Totodată, conform art. 103 din aceeași lege, titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei mărci (ori o altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimțământul titularului) poate să ceară instanței luarea unor măsuri provizorii, sub condiția dovedirii credibile a faptului că dreptul de proprietate asupra mărcii face obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente, de natură să creeze un prejudiciu greu de reparat. Măsurile provizorii care pot fi dispuse de instanță constau în:
a. interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b. luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
Din perspectiva dreptului penal, două dintre infracțiunile prevăzute de art. 102 alin. (1) din Legea 84/1998, despre care vom face vorbire în cele ce urmează sunt cea de contrafacere și cea de punere în circulație a produselor contrafăcute.
Mărfurile contrafăcute sunt definite în art. 3 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire și sunt reprezentate de:
a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru același tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci;
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broșură, instrucțiuni de utilizare sau document de garanție care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeași situație cu mărfurile prevăzute la lit. a);
c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în aceleași condiții ca şi mărfurile definite la lit. a);
Cele două infracțiuni amintite mai sus protejează atât titularii mărcilor înregistrate, ca subiect pasiv principal, cât și consumatorii care își pun încrederea în respectivul semn distinctiv, ca subiect pasiv secundar.
De-a lungul timpului, o problemă care s-a ridicat a fost aceea de a stabili dacă, în situația în care comerciantul avertizează public clienții asupra caracterului contrafăcut al mărfurilor comercializate, s-ar putea discuta despre o eventuală prejudiciere a titularului mărcii.
Într-o primă opinie, adoptată și de o parte a practicii judiciare, s-a considerat că, într-o atare situație, faptei îi lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii (astfel cum era prevăzută în art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998 modificat prin Legea 187/2012)[1]. Rațiunea unei astfel de interpretări rezidă în aceea că vătămarea produsă titularului mărcii constă în atingerea adusă dreptului la clientelă, ca urmare a confuziei care se creează între produsele puse în circulație de către făptuitor și, respectiv, cele originale; or, atunci când făptuitorul, în această ipoteză, se adresează celor care urmăresc, în mod conștient, achiziționarea unor produse contrafăcute, nu ar fi afectată clientela titularului mărcii. Mai mult, dat fiind prețul mult inferior al produselor contrafăcute și diferențele vizibile de calitate și design față de cele originale, fapta nu ar fi aptă să genereze confuzie în rândul consumatorilor.
Un alt argument, de data aceasta de interpretare prin analogie, privea reglementarea acțiunii în contrafacere cuprinsă în art. 35 alin. (2) (în prezent art. 39), care prevedea că: „Titularul mărcii poate cere instanței judecătoreşti comptente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului: b) un semn care, data fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori data fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;”. Plecând de la aceste prevederi, s-a considerat că norma de incriminare cere, implicit, ca semnul care seamănă cu marca înregistrată să producă un risc de confuzie în ochii publicului.
Acestei interpretări i s-a reproșat, pe bună dreptate, că analizează superficial prejudiciul suferit de titularul mărcii, întrucât acesta nu trebuie căutat (doar) în scăderea vânzărilor cauzată de deturnarea clientelei sau în resursele materiale investite pentru confecționarea produselor contrafăcute. Astfel de interpretări ignoră complexitatea relațiilor sociale ce formează obiectul juridic al infracțiunii și sunt de natură a submina eficacitatea protecției mărcilor. În situația dată, prejudiciul se manifestă prin degradarea valorii mărcilor și afectarea prestigiului titularilor acestora. Or, un astfel de prejudiciu transpare întotdeauna și în mod necesar din săvârșirea faptei, astfel că sunt îndeplinite toate condițiile normei de incriminare.
Totodată, prima interpretare ar fi fost mai ușor de îmbrățișat sub imperiul formei anterioare a legii, întrucât potrivit reglementării actuale, nu mai este necesară condiția esențială a producerii prejudiciului atunci când se comercializează produse contrafăcute (astfel cum era prevăzută în art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998, modificat prin Legea 187/2012), infracțiunea putând fi clasificată mai degrabă drept una de pericol abstract. Prin urmare, simpla aptitudine a faptei de a pune în pericol valoarea socială lezată, anume protecția conferită de marcă drepturilor titularului, este suficientă pentru a reține incidența infracțiunii prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998, existența prejudiciului cauzat titularului mărcii fiind prezumată, iar întinderea acestuia fiind lipsită de însemnătate. Așadar, în actuala reglementare, nu are relevanță din perspectiva răspunderii penale avertizarea de către făptuitor asupra caracterului contrafăcut al produselor vândute, aceasta având cel mult relevanță în planul individualizării pedepsei, potrivit art. 74 C. pen..
Mai mult, infracțiunile prevăzute de Legea 84/1998 sunt incidente doar dacă sunt săvârșite cu forma de vinovăție a intenției. Or, într-o atare situație, tot prin raportare la forma anterioară a legii, s-ar fi putut discuta despre lipsa vinovăției cerute de lege comerciantului, calificată prin scopul de a prejudicia titularul mărcii ori de a induce în eroare consumatorii, dacă acesta atenționează public despre caracterul contrafăcut al produselor. În prezent, dat fiind faptul că prin punerea în circulație a produselor contrafăcute prejudicierea titularului mărcii este prezumată, infracțiunea este incidentă independent de scopul cu care a acționat făptuitorul.
În ceea ce privește relația dintre cele două infracțiuni prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. a) și b) din Legea 84/1998, se pune întrebarea dacă o persoană care confecționează produse cărora li se aplică un semn similar ori identic unei mărci înregistrate le pune ulterior în circulație, ar trebui să răspundă atât pentru infracțiunea prevăzută de art. 102 alin. (1) lit. a), cât și pentru cea prevăzută la lit. b) a aceluiași articol.
În sensul că s-ar putea reține concurs în acest caz poate fi adus ca argument faptul că fiecare dintre acestea are o reglementare de sine-stătătoare, nefiind vorba despre modalități ale aceluiași element material. Astfel, în situația în care făptuitorul contraface o marcă, aplicând-o produselor sale pe care ulterior le comercializează, se realizează conținutul juridic al ambelor infracțiuni, aflate într-o conexitate etiologică. Faptul că infracțiunile componente au aceeași natură și că relația dintre acestea este de infracțiune mijloc – infracțiune scop, nu sunt considerate impedimente la reținerea pluralității, în consecință aflându-ne în prezența unui concurs real, aceeași rațiune regăsindu-se și în cazul săvârșirii infracțiunii de falsificare de monede ori de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată, urmată de săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație de valori falsificate. O astfel de opinie este susceptibilă de mai multe critici, doctrina și practica judiciară majoritară fiind în sensul că, într-o atare situație, făptuitorul va răspunde pentru o singură infracțiune, iar nu pentru un concurs. În același sens opinăm și noi, cu mențiunea că infracțiunea care ar trebui reținută este cea de contrafacere, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.
În primul rând, din definiția legală regăsită în art. 102 alin. (2) C. pen., se decelează faptul că infracțiunea de contrafacere este incriminată exclusiv atunci când aceasta se realizează în cadrul unei activități comerciale, nefiind îndeplinită această condiție atunci când contrafacerea unei mărci se realizează în interes și în cadru privat[2]. Astfel, atunci când făptuitorul contraface anumite produse, acesta are în plan și comercializarea lor ulterioară, fie de către el însuși, fie de către o altă persoană, acțiunea de punere în circulație fiind una subsecventă celei de contrafacere.
Totodată, alte indicii care pot duce la interpretarea că legiuitorul a avut în vedere reținerea unei singure infracțiuni pot consta în faptul că atât contrafacerea, cât și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare au aceeași semnificație sub aspectul lezării obiectului juridic, sunt îndreptate împotriva aceluiași subiect pasiv (principal și secundar) și sunt sancționate cu aceeași pedeapsă. Astfel, considerăm și noi că este excesivă reținerea unui concurs de infracțiuni între art. 102 alin. (1) lit. a) și lit. b), în cazul comiterii acestora de către aceeași persoană.
În privința mărcilor, devine proeminentă interferența dintre dreptul proprietății intelectuale și dreptul concurenței neloiale întrucât, în vreme ce primul conferă titularilor drepturi exclusive de folosință, cel de-al doilea le protejează indirect de exploatarea ilicită care denaturează concurența onestă, prin mijloace specifice. Astfel, acțiunea în concurență neloială se aseamănă prin finalitatea ei cu acțiunea în contrafacere, fiind subsidiară acesteia din urmă[3].
Cu toate acestea, sfera de aplicare a legii privind concurența neloială este limitată la domeniile deschise concurenței, fiind excluse cele închise prin lege, precum și activitățile interzise prin convenție conform legislației în vigoare[4]. Faptele de concurență neloială pot fi săvârșite într-o multitudine de modalități, care pot fi încadrate în sfera ilicitului civil, contravențional sau penal. Raportat la scopul acestui articol prezintă relevanță penală concurența neloială direcționată în modalitatea confuziei, întrucât presupune deseori și încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală. Astfel, în acest studiu vom face câteva precizări despre infracțiunea de concurență neloială prevăzute de art. 5 lit. f) din Legea 11/1991, în modalitatea producerii, importului, exportului, depozitării, oferirii spre vânzare sau vânzării de mărfuri sau servicii purtând mențiuni false privind mărcile.
Cu titlu preliminar, incriminarea prevăzută la art. 5 din Legea 11/1991 trebuie corelată cu dispozițiile art. 3, potrivit cărora „Încălcarea obligației prevăzute la art. 1 atrage răspunderea civilă, contravențională ori penală, în condițiile prezentei legi”; obligația despre care se face vorbire este cea de respectare a uzanțelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei-credințe, de către întreprinderile care acționează pe piață. Reamintim faptul că atât contrafacerea (în varianta utilizării), cât și punerea în circulație a mărfii contrafăcute sunt incriminate doar atunci când se realizează în activitatea comercială, respectiv să fie intrinseci actelor sau faptelor de comerț[5].
O distincție importantă se regăsește în conținutul laturii subiective; mai exact, infracțiunea de concurență neloială presupune o intenție calificată prin scopul de a-i induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari. Prin urmare, pot exista situații în care o faptă ce întrunește condițiile infracțiunii de punere în circulație a mărfii contrafăcute să nu le întrunească și pe cele ale infracțiunii de concurență neloială. Un exemplu în acest sens este chiar situația analizată anterior, profesionistul care avertizează public asupra caracterului contrafăcut al produselor oferite spre vânzare, deși săvârșește infracțiunea de punere în circulație, nu va răspunde și pentru cea de concurență neloială, nefiind îndeplinită cerința esențială a acesteia din urmă. De asemenea, infracțiunea de concurență neloială are o sferă de cuprindere mai extinsă, sintagma „mențiuni false […] privind mărcile” putând acoperi inclusiv situații privind mărci neînregistrate, în măsura în care produsele poartă „mențiuni false” cu privire la acestea.
Pe de altă parte, în majoritatea cazurilor, faptele se săvârșesc cu privire la mărci înregistrate, iar făptuitorul nu are vreun interes să avertizeze public asupra caracterului contrafăcut al produselor oferite spre vânzare. În această situație, fiind îndeplinite condițiile ambelor infracțiuni, considerăm că acestea ar trebui reținute în concurs, ținând seama de obiectul juridic (principal) diferit al acestora.
În consecință, din perspectivă penală, ne exprimăm reținerea cu privire la necesitatea incriminării infracțiunii prevăzute la art. 5 lit. f) din Legea 11/1991. Considerăm și noi[6], la rândul nostru, dată fiind suprapunerea parțială cu incriminarea din Legea 84/1998 și ținând cont de principiul ultima ratio, că incriminarea faptei și prin Legea 11/1991 este excesivă. Deși considerăm că inducerea în eroare a consumatorilor prezintă o gravitate sporită, observăm aceeași valoare socială (secundară) susceptibilă de a fi lezată – protecția consumatorilor – și același subiect pasiv secundar și în cazul infracțiunii de punere în circulație a produselor contrafăcute.
În concluzie, considerăm că protejarea concurenței oneste împotriva acestui tip de conduită (i.e. de concurență neloială direcționată prin confuzie imitativă și acaparare agresivă a clientelei) ar putea fi realizată în mod adecvat exclusiv prin mijloace specifice dreptului civil și administrativ (e.g., prin intervenția Consiliului Concurenței).
[1] Sentința penală nr. 239/07.05.2007 pronunțată de Tribunalul Galați, menținută prin Decizia penală nr. 32/A/15.02.2008 pronunțată de Curtea de Apel Galați și prin Decizia penală nr. 4074/09.12.2009 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, apud M-A. Hotca (coord.), Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații. Ediția 5, ed. C.H. Beck, București, 2019, pp. 324-326.
[2] A se vedea M-A. Hotca (coord), op.cit., p. 323.
[3] A se vedea A. Almășan, Dreptul concurenței, ed. C.H. Beck, București, 2018, p. 337.
[4] Idem, p. 282.
[5] A se vedea T. Bodoașcă, L.-I. Tarnu, Dreptul proprietății intelectuale. Ediția a V-a, Ed. Universul Juridic, București, 2021, p. 513.
[6] În același sens, G. Zlati, Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, în Pandectele Române nr. 9 din 2012.
Av. Ioana Balog, VOINESCU LAWYERS
Av. Gabriel Voinescu, VOINESCU LAWYERS
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
